REDD SOLICITORS LLP hagi OÜ Advokaadibüroo Red vastu tähise „red“ kasutamise keelamiseks ärinimes, domeeninimes ning majandus- ja kutsetegevuses, ärinime osas põhikirja muutmiseks ja registripidajale avalduse esitamiseks kohustamiseks ning domeeninime kustutamiseks tahteavalduse andmiseks kohustamiseks
Vaidlustatud kohtulahend
Harju Maakohtu 18. veebruari 2015 otsus
Tsiviilasja hind apellatsioonimenetluses
10 500 eurot
Kaebuse esitaja ja kaebuse liik
REDD SOLICITORS LLP apellatsioonkaebus
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja: REDD SOLICITORS LLP (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi registrikood 0C308530, asukoht 29 Cloth Fair, EC1A 7 JQ London, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik), esindajad Simon Richard Chalkley, vandeadvokaat Ants Nõmper ja patendivolinik Mari Must Kostja: OÜ Advokaadibüroo Red (registrikood 12003819, asukoht Liivalaia 13, Tallinn), esindajad vandeadvokaat Anton Sigal ja advokaat Chirag Mody
Kohtuistungi toimumise aeg
11.05.2015, avalik kohtuistung
RESOLUTSIOON
1.Tühistada Harju Maakohtu 18.02.2015 otsus ja teha asjas uus otsus, millega rahuldada hagi osaliselt.
2.Keelata OÜ-l Advokaadibüroo Red kasutada tähist „red“ iseseisvalt
majandus- ja äritegevuses (sh kaupade pakkumisel ja teenuste osutamisel) ning sellega seonduvas reklaamitegevuses.
3.Keelata OÜ-l Advokaadibüroo Red tähise „red“ iseseisvalt kasutamine domeeninimes ja domeeninimede registreerimine, mis sisaldavad tähist „red“ iseseisvalt.
4.Kohustada OÜ-d Advokaadibüroo Red andma registripidaja kaudu Eesti „Palun
OÜ-d Advokaadibüroo Red esitama käesolev kohtuotsus kolme nädala jooksul alates selle jõustumisest registripidaja kaudu Eesti Interneti Sihtasutusele.
5.Keelata OÜ-l Advokaadibüroo Red kasutada tähist „red“
iseseisvalt oma
ärinimes.
6.Kohustada OÜ-d Advokaadibüroo Red muutma oma põhikirja ärinime osas selliselt, et ärinimi ei sisalda tähist „red“ iseseisvalt ja esitama kolme nädala jooksul otsuse jõustumisest põhikirja muutmise avaldus äriregistri pidajale.
7.Apellatsioonkaebus rahuldada osaliselt.
8.Jätta poolte menetluskulud maakohtus ja ringkonnakohtus 10 % ulatuses REDD SOLICITORS LLP kanda ja 90 % ulatuses OÜ Advokaadibüroo Red kanda.
Edasikaebamise kord ja selgitused Otsuse peale võib kassatsiooni korras edasi kaevata, esitades kaebuse vahetult Riigikohtule 30 päeva jooksul otsuse kassaatorile kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie kuu möödumist otsuse avalikult teatavakstegemisest. Hagimenetluses Riigikohtus võib menetlusosaline menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel. Menetlusosaline võib ise esitada Riigikohtule menetlusabi saamise taotluse, samuti esitada teise menetlusosalise kaebuse või muu taotluse kohta seisukohti ja vastuväiteid. Menetlusabi andmise taotlus ei peata seaduses sätestatud ega kohtu määratud menetlustähtaja kulgemist. Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist. Asja lahendanud maakohus määrab menetluskulude rahalise suuruse kindlaks vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 177 lg 2.
Hagi ja selle aluseks olevad asjaolud
1.08.05.2014 esitatud hagiavalduse kohaselt on REDD SOLICITORS LLP (hageja) 2004.a Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriigis asutatud advokaadibüroo, mis osutab õigusteenust klientidele üle kogu maailma. Advokaadibüroo tegevusvaldkonda kuulub klientide nõustamine väga erinevates tehingutes, mis on sageli rahvusvaheliste mõõtmetega. Büroo tegeleb ka mitmesuguste ärivaidlustega, sealhulgas nendega, mis puudutavad tehinguid ja intellektuaalset omandit, esindades kliente nii Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriigi vaidlusi lahendavates organites kui ka Euroopa vastavates organites nagu näiteks Siseturu Ühtlustamise Amet ja Euroopa Kohus.
2.Hageja esitas 10. juunil 2004 taotluse Euroopa Ühenduse kaubamärgi „REDD“ (nr 003865961) registreerimiseks klassis 42 „õigusteenused“. Kaubamärk registreeriti hageja nimele 27. juulil 2005. Hageja kasutab kaubamärki „REDD“ aktiivselt oma igapäevases äri- ja majandustegevuses. Hageja kasutab kaubamärki „REDD“ viisil, mis toetab sellest tulenevat assotsiatsiooni punase värviga.
3.Eesti äriregistrisse kanti 8. oktoobril 2010 OÜ Advokaadibüroo RED Legal, mille ärinimi muudeti 29. augusti 2011 kandega OÜ-ks Advokaadibüroo Red Legal ning 27. mai 2013 kandega OÜ-ks Advokaadibüroo Red. Kostja tegevusalaks on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus. Kostja nõustab kliente kõigis ettevõtlusega seotud valdkondades, s.h intellektuaalomandi valdkonnas. Kostja kasutab tähist „red“ õigusteenuse osutamisel aktiivselt. Kostja nimele on 11. oktoobril 2010 registreeritud domeeninimi redlegal.ee, mida kostja kasutab paralleelselt domeeninimega redbaltic.com.
4.Tähise „red“ kasutamine õigusteenuse osutamisel rikub hageja ainuõigust. Euroopa Liidu Nõukogu 26. veebruari 2009. a määruse ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (määrus nr 207/2009, edaspidi ka Euroopa Ühenduse kaubamärgimäärus) art 9 lg 1 kohaselt annab ühenduse kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Vastavalt määruse art 9 lg 1 punktile b on omanikul õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga.
5.Kostja kasutatav tähis „red“ on foneetiliselt identne kaubamärgiga „REDD“. Eeltoodust tulenevalt ei ole võimalik kõnes vahet teha kostja poolt kasutataval tähisel ning hageja kaubamärgil. Tähis „red“ on semantiliselt ja visuaalselt sarnane kaubamärgiga „REDD“. Kuivõrd sõna „REDD“ on niivõrd sarnane inglisekeelsele tavasõnale „red“, seostab keskmine tarbija ühenduse kaubamärki punase värvusega, millel ei ole mingisugust seost õigusteenusega ega selle omadustega. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärk „REDD“ õigusteenuste puhul kõrge eristusvõimega kaubamärk. Sõnadel „REDD“ ja „red“ puudub eesti keeles tähendus. Sellest tulenevalt on tõenäoline, et teenuste sihtgrupp lähtub keelest, mida sihtgrupi enamus valdab ning mille puhul saab neile omistada mingi tähenduse. Inglise keel on üks enimlevinud keel ärimaailmas. Eeltoodust tulenevalt on tõenäoline, et teenuste sihtgrupp omistab mõlemale sõnale tähenduse, mis tuleneb inglise keelest. Kaubamärgi „REDD“ sihtgrupp tajub kaubamärki eelkõige kui punase värviga seotud sõnademängu või sõnast „red“ tuletatud
sõna. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärk „REDD“ ja kostja tähis „red“ kontseptuaalselt sisuliselt identsed.
6.Kostja kasutab tähist „red“ hageja kaubamärgiga identsetel teenustel. Arvestades teenuste identsust, kaubamärkide foneetilist identsust, kaubamärkide kontseptuaalset identsust (või suurt sarnasust) ning visuaalset suurt sarnasust, esineb tähise „red“ ja kaubamärgi „REDD“ segiajamise tõenäosus. Eeltoodust tulenevalt on hagejal Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 punktist b lähtuvalt õigus keelata kostjal kasutada tähist „red“ õigusteenuste osutamisel.
7.Äriseadustiku (ÄS) § 12 lõike 3 kohaselt ei tohi ärinimes kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud.
8.Ärinimi „OÜ Advokaadibüroo Red“ sisaldab kaubamärgiga „REDD“ foneetiliselt identset ning visuaalselt ja semantiliselt äravahetamiseni sarnast tähist „Red“. Eeltoodust tulenevalt ei vasta ärinimi „OÜ Advokaadibüroo Red“ ÄS § 12 lõikest 3 tulenevatele nõuetele. Samuti jätab ärinimi eksitava mulje kostja seotusest hagejaga, millega rikutakse ÄS § 12 lg 1. Kuna pooled on käsitletavad konkurentidena, siis osutab kostja oma ärinime kasutamisega ka ebaausat konkurentsi konkurentsiseaduse (KonkS) § 50 ja § 51 tähenduses.
9.Ka tähist „red“ sisaldava domeeninime registreerimine ja kasutamine rikub hageja ainuõigust. Kostja kasutatav domeenimi „redlegal.ee“ on sarnane kaubamärgiga „REDD“. Sõna „legal“ on kostja teenuseid kirjeldav ja seetõttu domeeninime eristusvõimetu osa. Domeeninime eristusvõimeline ja seega domineeriv osa on sõna „red“. Seega esineb domeeninime „redlegal“ ja „REDD“ segiajamise tõenäosus.
10.Eeltoodust tulenevalt palus hageja: - keelata kostjal tähise „red“ kasutamine kostja ärinimes ja kohustada kostjat muutma põhikirja ärinime osa selliselt, et kostja ärinimi ei sisalda tähist „red“ ja esitama kolme nädala jooksul otsuse jõustumisest ärinime ja põhikirja muutmise avaldus äriregistri pidajale; - keelata kostjal tähise „red“ kasutamine domeeninimes ja tähist „red“ sisaldavate domeeninimede registreerimine ja kohustada kostjat esitama kolme nädala jooksul otsuse jõustumisest läbi akrediteeritud registripidaja Eesti Interneti Sihtasutusele järgmise sisuga tahteavaldus „Palun kustutada domeeninime redlegal.ee registreering domeeninimede registrist“ ja asendada kostja vastav tahteavaldus kohtuotsusega; - keelata kostjal tähise „red“ kasutamine oma majandus- ja äritegevuses (sh kaupade pakkumisel ja teenuste osutamisel) ning sellega seonduvas reklaamitegevuses. Kostja vastuväited
11.Kostja vaidles hagile vastu. Hageja on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis tegutsev advokaadibüroo, mis spetsialiseerub intellektuaalse omandi õigusvaldkonnale. Kostja on Eestis tegutsev advokaadibüroo, kes osutab õigusteenuseid kõigis ettevõtluseks vajalikes valdkondades. Hageja ja kostja ei konkureeri omavahel, kuna nad tegutsevad erinevatel turgudel. Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 p b kohaselt on ühenduse kaubamärgi omanikul õigus takistada sarnaste tähiste kasutamist, kui on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada. Märkide
segiajamise tõenäosuse hindamine eeldab Euroopa Kohtu praktikas lähtumist mitte avalikkuse, vaid asjakohase avalikkuse vaatenurgast. Asjakohane avalikkus on ainult hageja potentsiaalsed kliendid väljaspool Eestit ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki, kes soovivad saada õigusabi Euroopa Liidu ülestes intellektuaalomandi asjades. Hageja olemasolev klient ei saa ekslikult pöörduda kostja poole. Potentsiaalne klient, kes soovib saada õigusabi Euroopa Liidu üleses asjas intellektuaalomandi valdkonnas ning kes on kuulnud hageja kaubamärgist ja soovib saada õigusabi hagejalt, et saa juhuslikult pöörduda kostja poole. See on välistatud juba ainuüksi seetõttu, et hageja asub Londonis ja kostja Tallinnas. Lisaks on õigusabi ostjad teenusepakkuja valikul oluliselt tähelepanelikumad, kui valdava enamuse muude teenuste ostjad. Õigusabi tarbitakse olulistes küsimustes ja see on kallis. Lisaks põhineb õigusteenuse osutamine kliendi ja teenuse osutaja usaldussuhtel, mis eeldab tihedat kontakti. Seega tajuvad õigusteenuse ostjad väga hästi erinevate teenusepakkujate ja nende tähiste erinevusi.
12.Samuti on hageja ja kostja identiteet õigusabiturul erinev. Hageja on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis peamiselt intellektuaalse omandi valdkonnas õigusteenuseid osutav büroo. Kostja on Eesti turul õigusteenuseid osutav advokaadibüroo, kelle tegevus on suunatud äri- ja finantsõigusele. Kostja ei positsioneeri ennast intellektuaalse omandi spetsialistina.
13.Tähis „red“ ja hageja kaubamärk „REDD“ on visuaalselt erinevad. Sõna „REDD“ torkab kohe silma tänu ootamatule teisele „D“-le sõna lõpus. Tähis „red“ ja kaubamärk „REDD“ on semantiliselt erinevad. Tähist „red“ seostatakse punase värviga. Sõna „redd“ vana-šoti keeles tähendab aga probleeme lahendama. Isegi, kui tähis „red“ ja kaubamärk „REDD“ on foneetiliselt sarnased, ei oma see nende segiajamise tõenäosuse hindamisel suurt tähtsust. Hageja on kasutanud oma kaubamärki postkaartidel hoopis teises foneetilises võtmes, nt „well redd“ ja „safely deliveredd“, mis näitab, et hageja ei soovi oma nime hääldust rangelt siduda inglise keelse sõna „red“ hääldusega. Kaubamärk „REDD“ ja tähis „red“ ei sisalda kattuvaid eristusvõimelisi osasid. Segiajamise võimatust kinnitab asjaolu, et täielikult puuduvad segiajamise juhtumid.
14.Kostja ei riku ärinime kasutamisega hageja ainuõigust kaubamärgile „REDD“. Kaubamärk „REDD“ ja tähis „red“ on üksnes vähesarnased. Kostja poolt tähise „red“ kasutamine ei ole eksitav ÄS § 12 lg 1 mõttes. Kostja ja hageja logode ning kodulehtede võrdlus näitab selgelt, et tegemist on eraldiseisvate ettevõtjatega.
15.Kostja ei osuta oma ärinime kasutamisega kõlvatut konkurentsi. Pooled ei ole konkurendid, kuna nad tegutsevad erinevatel geograafilistel turgudel. Lisaks ei osuta kostja õigusabi intellektuaalse omandi küsimuses väljaspool Eestit. Kostjal ei ole kasulik näidata ennast hagejana, kuna Eestis ei ole keegi hagejast väljaspool käesolevat tsiviilasja kuulnud.
16.Kostja domeeninimi ei riku hageja õigusi. Kostja kasutatav domeeninimi redlegal.ee ja hageja kaubamärk eristuvad nii foneetiliselt, visuaalselt kui semantiliselt. Domeeninime võrdlemisel hageja kaubamärgiga ei ole põhjendatud sõna „legal“ väljajätmine, kuna domeeninimesid kasutatakse alati tervikult.
17.Hagejal ei ole õigust keelata tähist „red“ kasutada mistahes kombinatsioonis. Juhul, kui
kohus leiab, et sõnade „REDD“ ja „red“ segiajamine on tõenäoline ja et need on
äravahetamiseni sarnased, võib kohus keelata kostjal kasutada üksikut tähist „red“. Samal ajal ei saa aga kostjat keelata kasutada tähist „red“ mistahes teises kombinatsioonis, kuivõrd muu kombinatsiooni segiajamise tõenäosust või äravahetamiseni sarnasust kaubamärgiga „REDD“ ei ole võimalik antud menetluses tuvastada. Näiteks ei saa keelata kostjal kasutada tähist „red“ sõna „alfred“ koosseisus, kuna selleks tuleks tuvastada nende segiajamise tõenäosus ja sarnasus. Esimese astme kohtu lahend ja selle põhjendused
18.Harju Maakohus jättis 18.02.2015 otsusega hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda. Maakohtu otsuse kohaselt on hageja nimele 27.07.2005 registreeritud ühenduse kaubamärk REDD (sõnamärk nr 003865961) kaupadele, mis kuuluvad Nizza klassifikatsiooni klassi 42 – juriidilised teenused. Hageja kasutab kaubamärki igapäevases äri- ja majandustegevuses. Kostja ärinimi on OÜ Advokaadibüroo Red, kelle tegevusalaks on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus. Kostjal on bürood Tallinnas ja Riias. Kostja kasutab tähist „red“ oma ärinimes ja domeeninimes.
19.Kuna kaubamärgiga „REDD“ ja kostja tähisega „red“ tähistatavad teenused on identsed, tuleb kontrollida kõnealuste märkide sarnasuse suurust otsustamaks nende segiajamise tõenäolisuse üle. Sarnasuse analüüsil arvestas kohus asjaomase avalikkuse tajumist.
20.Maakohtu arvates kaubamärgi „REDD“ ja kostja tähise „red“ visuaalne sarnasus puudub määral, mis võimaldaks neid segi ajada. Hageja kaubamärgi puhul on tegemist neljatähelise sõnaga, kostja tähise puhul kolmetähelise sõnaga. Asjaolu, et mõlemas sõnas esineb kolm sama tähte, ei muuda märke visuaalselt äravahetamiseni sarnaseks.
21.Kohus leidis, et foneetiliselt võivad hääldused olla sarnased, kuid mitte identsed. Sõna „redd“ võib olla hääldatav ka r-e-d-d, st et arvestades sõna lõpus olevat kahte „d“ tähte, hääldub sõna lõpp tugevamalt kui ühe „d“ tähega „red“.
22.Kontseptuaalse sarnasuse puhul märkis kohus, et eesti keeles puudub mõlemal sõnal tähendus. Inglise keelt oskavad inimesed saavad aru, et sõna „red“ tähendab punast värvust. Sõnal „redd“ tähendus puudub. Ei ole usutav, et sõnade „redd“ ja „red“ tähendust peetakse samaks või analoogseks. Selge semantiline sisu puudub. Hageja kaubamärgil „REDD“ ja kostja tähisel „red“ puudub seos asjaomase teenusega.
23.Kõike eeltoodut arvestades leidis maakohus, et hageja kaubamärgil ja kostja tähisel ei ole palju sarnaseid osi ning kostja tähis ei assotsieeru hageja kaubamärgiga.
24.Arvestades õigusteenuse hinda ja selle teenuse osas väljakujunenud kliendi ja advokaadi usaldusvahekorda, Eesti ja Inglismaa õigussüsteemide erinevust, keelte erinevust, riikide vahelist kaugust, ei ole tõenäoline, et tarbija, kes soovib teenust saada hagejalt, satuks kostja juurde või vastupidi.
25.Eeltoodule tuginedes ei riku kostja ärinimes ja domeeninimes tähise „red“ kasutamine hageja kaubamärgiomaniku ainuõigust ja kostja ei osuta ärinime kasutamisega kõlvatut konkurentsi. Apellatsioonkaebus ja selle põhjendused
26.Hageja palub maakohtu otsuse tühistada ja teha uue otsuse, millega hagi rahuldada.
27.Maakohus on ebaõigesti kohaldanud Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 p b ning eiranud tähiste „REDD“ ja „red“ sarnasuse hindamisel tähtsust omavaid asjaolusid. Sõnamärkide visuaalsel võrdlemisel võetakse arvesse tähtede arvu ning järgnevust, kokkulangevate tähtede asukohta, sõnade arvu ja tähiste struktuuri. Kohus ei ole arvestanud, et kolm identset tähte esinevad mõlemas tähises täpselt samas järjekorras, esinevad sellises järjekorras mõlema tähise alguses, need on kostja tähise „red“ ainukesteks elementideks ning hageja kaubamärgis „REDD“ on sõna lõpus üksnes täiendav „d“ täht. Tarbijad ei saa tavaolukorras võrrelda kaubamärke kõrvuti, mistõttu topelt „d“ sõnamärgi lõpus on ebapiisav, et välistada tähiste visuaalne sarnasus.
28.Maakohus ei ole õigesti hinnanud vaidlusaluste tähiste foneetilist sarnasust. Foneetilise sarnasuse hindamisel võrreldakse, kuidas keskmine tarbija kuuleb vastandatud tähiseid. Samuti on oluline, kuidas ettevõte kasutab oma kaubamärki suuliselt, et viidata äriühingule kohtumistel, esitlustel ja telefonikõnedes. Kohus ei ole otsuses põhjendanud, mis peaks hageja kaubamärgi hääldamisel kõrvale kalduma tavapärastest hääldusreeglitest. Hageja kaubamärki hääldatakse igapäevas käibes kui „red“. Sõnad „redd“ ja „red“ häälduvad identselt nii inglise kui eesti keele reeglite järgi.
29.Maakohus on andnud ebaõige hinnangu ka vaidlusaluste tähiste semantilisele sarnasusele. Kuivõrd topelt „d“ tähega on mitmeid sõnast „red“ tuletatud sõnu, on tõenäoline, et asjakohane avalikkus tajub sõna „redd“ kui ebareeglipäraselt kirjutatud sõna „red“ või sõna „red“ variatsiooni.
30.Eeltoodule tuginedes on tähiste segiajamine tõenäoline. Tulenevalt praktikast advokaadibüroode osas võidakse pidada kostja bürood hageja bürooga samasse ketti kuuluvaks. Kuna sõnal „REDD“ puudub seos õigusteenusega, siis on tegemist kõrge eristusvõimega kaubamärgiga ja see suurendab segiajamise tõenäosust. Eeltoodust tulenevalt rikub kostja tähise „red“ kasutamisega hageja nimele registreeritud ühenduse kaubamärgist „REDD“ tulenevaid õigusi.
31.Maakohus on hageja nõude domeeninime osas jätnud ilma põhjendusteta rahuldamata. Kostja kasutab domeeninime redlegal.ee hageja kaubamärgiga „REDD“ identsete teenuste osutamiseks. Kostja domeeninimi ja hageja kaubamärk on sarnased. Sõna „legal“ on kostja teenuseid kirjeldav ja seetõttu domeeninime eristusvõimetu osa. Seega esineb kostja domeeninime ja hageja kaubamärgi segiajamise tõenäosus. Eeltoodust tulenevalt on hagejal õigus keelata kostjal oma domeeninime kasutamine.
32.Maakohus on ebaõigesti jätnud kohaldamata ÄS § 12. ÄS § 12 lg 3 eesmärk on välistada teiste isikute eksitamine, mis võib aset leida ka juhul, kui ärinimi sisaldab kaubamärgiga eksitavalt sarnast osa. Kostja ärinimi sisaldab hageja kaubamärgiga “REDD“ foneetiliselt identset ning visuaalselt ja semantiliselt väga sarnast tähist „red“. Samuti on kostja ärinimi eksitav ÄS § 12 lg 1 tulenevalt, kuna võib tekitada väärarusaama, et kostja kuulub hagejaga samasse advokaadibüroode ketti.
33.Maakohus on jätnud kohaldamata ka kõlvatut konkurentsi puudutavad sätted. Poolte tegevus ei piirne geograafiliselt ega ka õiguse osas üksnes Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriigiga või Eestiga. Kostja kahjustab või võib kahjustada õigusteenuse osutamisel ärinimes tähise „red“ kasutamisega hageja mainet ja majandustegevust, kuivõrd selle tähise kasutamine annab ekslikult mõista nagu oleks kostja büroo seotud
hagejaga. Kostja tegevus kahjustab hageja võimalikke laienemisplaane teistesse EL-i liikmesriikidesse, sh Eestisse. Vastus apellatsioonkaebusele
34.Kostja palub jätta hageja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ringkonnakohtu seisukoht
35.Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 657 lg 1 p 2 kohaselt on ringkonnakohtul apellatsioonkaebuse lahendamisel õigus tühistada kohtuotsus osaliselt või täielikult ja teha tühistatud osas asja esimese astme kohtule uueks läbivaatamiseks saatmata uus otsus. Ringkonnakohus leiab, et maakohtu otsus tuleb materiaalõiguse normi ebaõige kohaldamise tõttu tühistada. Maakohus on ebaõigesti leidnud, et kostja ei riku hageja ainuõigust ühenduse kaubamärgile „REDD“. Ringkonnakohus saab teha asjas uue otsuse, millega rahuldab hagi osaliselt.
36.Hageja nimele on 27.07.2005 registreeritud ühenduse kaubamärk „REDD“ (nr 003865961) klassis 42 (õigusteenused) (I kd lk 16). Hageja äridokumentidest nähtub, et hageja kasutab kaubamärki „REDD“ oma teenuste osutamisel (I kd lk 2022). Euroopa äriregistri andmetest selgub, et hageja on asutatud Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigis. Hageja kodulehe väljatrükist ilmneb, et ta tegeleb õigusteenuse osutamisega eelkõige intellektuaalse omandi valdkonnas (I kd lk 38). Eesti äriregistri väljatrükist selgub, et kostja ärinimi on OÜ Advokaadibüroo Red ja tegevusalaks advokaatide ja advokaadibüroode tegevus (I kd lk 56). Kostja on oma kodulehel esitlenud ennast täisteenust pakkuva advokaadibüroona, mis on spetsialiseerunud ärija finantsõigusele ning nõustab kliente kõigis ettevõtlusega seotud valdkondades (I kd lk 58). Lisaks on kostja enda tutvustamisel märkinud, et ta nõustab kliente ka kõigis intellektuaalse omandi õiguste küsimustes (II kd lk 88). Kostja kodulehelt, büroohoone fotolt ning jõulukaardilt nähtub, et kostja kasutab enda tähistamiseks sõna „red“ (I kd lk 58-61).
37.Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 punkti b kohaselt annab ühenduse kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga.
38.Euroopa Kohus on 14.06.2007 otsuses asjas nr C-334/05 P (p 36) selgitanud, et selleks, et hinnata asjaomaste kaubamärkide sarnasuse astet, tuleb kindlaks määrata nende visuaalne, kõlaline ja kontseptuaalne sarnasus ning vajaduse korral hinnata, millist kaalu need erinevad osad omavad, võttes arvesse asjaomaste kaupade ja teenuste liiki ja nende turustustingimusi. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsusest kohtuasjas nr C-342/97 (p 25) tuleneb, et tähiste visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti eristatavaid ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või teenuste keskmine tarbija tähiseid tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile.
39.Kolleegium leiab, et kaubamärk „REDD“ ja tähis „red“ on visuaalselt sarnased. Mõlemas esineb kolm identset tähte – „r“, „e“ ja „d“. Need tähed esinevad samas järjekorras. Tähed on kostja tähise „red“ ainukesteks elementideks. Hageja kaubamärgis on sõna lõpus ainult üks täiendav „D“ täht. Kuna kaubamärki tajutakse üldjuhul tervikuna, siis täiendav „D“ täht ei ole piisav, et eitada visuaalset sarnasust. Kuna sõnamärgi puhul saab õiguskaitse sõna, siis ei ole oluline, et hageja kaubamärk on suurte tähtedega, kuid kostja kasutab tähist „red“ väikeste tähtedega või suure algustähega.
40.Ringkonnakohus ei nõustu maakohtuga, et kaubamärk „REDD“ on hääldatav kui „r-e-d-d“. Kolleegium on seisukohal, et nii kaubamärk „REDD“ kui ka tähis „red“ on nii eesti- kui inglisekeeles tavapäraselt hääldatavad kui „r-e-d“. Seega on kaubamärk „REDD“ ja tähis „red“ foneetiliselt identsed.
41.Eesti keeles puudub sõnadel „redd“ ja „red“ tähendus. Inglise keeles puudub sõnal „redd“ tavakeeles tähendus. Sõna „red“ tähendab inglise keeles punast värvust. Inglise keel on üldteadaolevalt üks enim levinud võõrkeeli maailmas. Statistikaandmete kohaselt oskab Eestis 15-74 aastastest inimestest inglise keelt 578 400 inimest (I kd lk 160). Seega on sõna „red“ tähendus mõistetav nii inglise keelt emakeelena rääkivatele isikutele kui ka arvestatavale hulgale inimestest, kelle emakeel ei ole inglise keel. Kuna topelt „d“ tähega on inglise keeles mitmeid sõnast „red“ tuletatud sõnu (nt „redden“ – punetama hakkama, „reddish“ – punakas), on tõenäoline, et tarbijad tajuvad sõna „redd“ tuletisena sõnast „red“. Seega on inglise keelt oskavate inimeste jaoks kaubamärk „REDD“ ja tähis „red“ semantiliselt sarnased.
42.Ringkonnakohtu hinnangul on kaubamärgiga „REDD“ ja tähisega „red“ osutatavad teenused identsed. Kaubamärk „REDD“ on registreeritud õigusteenuste klassis ja seda kasutatakse õigusteenuste osutamisel. Ka kostja kasutab tähist „red“ õigusteenuse osutamisel. Asjaolu, et hageja kasutab oma kaubamärki eelkõige intellektuaalse omandiga seotud õigusteenuse osutamisel ning kostja üldisemalt äri- ja finantsõiguse valdkonnas, ei tähenda, et teenused ei oleks identsed. Mõlemal juhul on tegemist õigusteenustega. Pealegi on kostja oma tegevusalana nimetanud ka õigusabi osutamist intellektuaalse omandi õiguste küsimustes (II kd lk 88).
43.Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsusest kohtuasjas nr C-342/97 (p 25) järeldub, et tähiste sarnasuse üle otsustamisel on määravaks, kuidas neid tähiseid tajub vastavate teenuste keskmine tarbija. Ringkonnakohus leiab, et kuna ühenduse kaubamärk kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, siis on Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 p-s b nimetatud avalikkuseks õigusteenuste keskmine tarbija Euroopa Liidus. Euroopa Kohus on 29.09.1998 otsuses kohtuasjas nr C-39/97 (p 29) märkinud, et juhul, kui avalikkus võib uskuda, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt, kujutab see endast segiajamise tõenäosust. Ringkonnakohus leiab, et kuna hageja kaubamärk „REDD“ ning kostja tähis „red“ on visuaalselt ja semantiliselt (inglise keelt oskavate inimeste jaoks) sarnased ning foneetiliselt identsed ja kuna ka poolte tegevusalad on identsed, siis on tõenäoline, et avalikkus ajab hageja kaubamärgi ja kostja tähise segamini. Euroopas laienevad advokaadibürood teistesse liikmesriikidesse. Näiteks on Eestisse laiendanud oma tegevust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi advokaadibüroo Eversheds (I kd lk 155), Saksamaa advokaadibüroo Rödl (I kd lk 156) ja Rootsi advokaadibüroo Glimstedt (I kd lk 158). Samuti ei ole õigusteenuste turg piiratud ühe liikmesriigiga. Nii
nähtub Siseturu Ühtlustamise Ameti andmetest, et nii Eesti kui Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi taotlejad kasutavad kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduste taotluste esitamiseks ka teiste liikmesriikide advokaadi- ja patendibüroosid (II kd lk 9295). Eelnevast järeldub kolleegiumi hinnangul, et avalikkus võib uskuda, et hageja ja kostja on omavahel majanduslikult seotud (kuuluvad samasse advokaadibüroode ketti).
44.Võlaõigusseaduse (VÕS) § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. VÕS § 1055 lg 1 sätestab, et kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev või kui kahju õigusvastase tekitamisega ähvardatakse, võib kannatanu või isik, keda ähvardati, nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist ja sellega ähvardamisest hoidumist. Vastavalt VÕS § 1055 lg 3 p 1, kui kahju õigusvastane tekitamine seisneb autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumises, võib isik, kelle õigusi rikuti, nõuda rikkujalt rikkumisest hoidumist tulevikus. Eeltoodust tulenevalt tuleb keelata kostjal kasutada tähist „red“ iseseisvalt oma majandus- ja äritegevuses (sh kaupade pakkumisel ja teenuste osutamisel) ning sellega seonduvas reklaamitegevuses. Kolleegiumi hinnangul on võimalik tähise „red“ üksnes iseseisvalt kasutamise keelamine majandustegevuses. Tähise „red“ kasutamise keelamine abstraktselt ja täielikult, s.o ka teiste sõnade koosseisus või koos teise sõnaga (teiste sõnadega) ei ole kolleegiumi hinnangul põhjendatud. Täheühendi „red“ kasutamise võimalusi mõne teise sõna koosseisus või koos mõne teise sõnaga (teiste sõnadega) on määratlematu hulk ja kõik need ei pruugi rikkuda hageja õigusi. Kui kostja peaks vaidlusalust täheühendit sellisel viisil kasutama, siis on konkreetse juhtumi pinnalt võimalik otsustada, kas sellega rikutakse hageja õigusi.
45.Vaidlus puudub, et kostja nimele on registreeritud domeeninimi redlegal.ee. Vaidlust ei ole ka selles, et redlegal.ee on suunatud veebilehele redbaltic.com, mida kostja kasutab oma majandustegevuses. Lähtuvalt Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 on hagejal ühenduse kaubamärgi „REDD“ kasutamise ainuõigus. Kolleegiumi hinnangul ei erista tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimes seda kaubamärgist, kuna tegemist on infotehnoloogilistest nõuetest tuleneva täiendiga. Sõna „legal“ on kostja äritegevuse liiki kirjeldav sõna ning ei ole seetõttu domeeninime eristusvõimeline osa. Domeeni eristusvõimeline osa on tähis „red“. Ringkonnakohus on eelnevalt tuvastanud, et hageja kaubamärk „REDD“ ning kostja tähis „red“ on visuaalselt ja semantiliselt (inglise keelt oskavate inimeste jaoks) sarnased ning foneetiliselt identsed, samuti on identsed poolte tegevusalad. Lisaks on kolleegium eelnevalt tuvastanud, et on tõenäoline, et avalikkus ajab hageja kaubamärgi ja kostja tähise segamini ning usub neid ühte advokaadibüroode ketti kuuluvateks. Seega tuleb Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 p b, VÕS § 1045 lg 1 p 5, § 1055 lg 1 ja § 1055 lg 3 p 1 alusel keelata kostjal tähise „red“ iseseisvalt kasutamine domeeninimes ja domeeninimede registreerimine, mis sisaldavad tähist „red“ iseseisvalt.
46.Samuti tuleb kostjat kohustada esitama tahteavaldus domeeninime redlegal.ee registreeringu kustutamiseks. Eesti Interneti Sihtasutus on Eesti maatunnusega domeeninimesid haldav organisatsioon. Sihtasutuse veebilehel avaldatud .ee domeenireeglite p 2.12 kohaselt on registripidaja isik või asutus, kes registrilepingu kohaselt osutab registreerijatele registreerimisteenuseid. Reeglite p 5.4.5.1 sätestab, et registripidaja edastab Eesti Interneti Sihtasutusele registreerija taotluse domeeninime registreeringu kustutamiseks. Nimetatud taotlus loetakse kehtetuks kui see edastati enne domeeninimega seotud menetluse lõppemist Domeenivaidluste Komisjonis, kohtus või
vahekohtus. Eesti Interneti Sihtasutus peatab domeeninime registreeringu nimetatud taotluse kättesaamisel ja kustutab registreeringu peatamisest 30 päeva möödumisel. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 68 lg 5 sätestab, et kui isik on kohustatud tegema kindla sisuga tahteavalduse, asendab tahteavaldust jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend, millega isikut kohustatakse sellist tahteavaldust andma. Eeltoodust tulenevalt tuleb kostjat kohustada andma järgmise sisuga tahteavaldus: „Palun kustutada domeeninime redlegal.ee registreering domeeninimede registrist“. Lähtuvalt TsMS § 445 lg 1 tuleb kostjal esitada tahteavaldust sisaldav kohtuotsus kolme nädala jooksul alates selle jõustumisest registripidaja kaudu Eesti Interneti Sihtasutusele.
47.Kostja ärinimi on OÜ Advokaadibüroo Red. Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 1 p 2 kohaselt on ühenduse kaubamärk ühtne. Selle mõju on ühetaoline kogu ühenduses. ÄS § 12 lg 3 sätestab, et ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Kolleegium leiab, et selle sätte eesmärk on välistada teiste isikute eksitamine ka juhul, kui ärinimi sisaldab kaubamärgiga eksitavalt sarnast osa. Kostja ärinimes sisalduv „OÜ“ on viide juriidilise isiku õiguslikule vormile. Viide äriühingu liigile on ÄS § 9 lg 2 ja 3 tulenevalt ärinime kohustuslik osa. Ärinimes sisalduv sõna „advokaadibüroo“ kirjeldab tegevusvaldkonda ning see peab sisalduma advokaadiühingu ärinimes tulenevalt advokatuuriseaduse § 52. Seega ei ole sõnad „OÜ“ ja „advokaadibüroo“ ärinime eristusvõimelised osad. Eristusvõimeline osa on üksnes tähis „red“. Ringkonnakohus on eelnevalt tuvastanud, et hageja kaubamärk „REDD“ ning kostja tähis „red“ on visuaalselt ja semantiliselt (inglise keelt oskavate inimeste jaoks) sarnased ning foneetiliselt identsed. Hageja ühenduse kaubamärk on kaitstud õigusteenuste valdkonnas. Samuti tegutseb kostja õigusteenuste osutamisega. Seega on kostja ärinimi vastuolus ÄS § 12 lg 3. Samuti rikub kostja ärinimi ÄS § 12 lg 1, mis sätestab, et ärinimi ei või olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas. Riigikohtu 30.03.2006 otsusest tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 (p 38) tuleneb, et ÄS § 12 lg 1 tähenduses on ärinimi eksitav ka juhul, kui see tekitab väärarusaama, et äriühingud kuuluvad ühte gruppi. Ringkonnakohus on eelnevalt tuvastanud, et õigusteenuste turg Euroopas ei ole piiratud ühe liikmesriigiga, samuti laienevad Euroopas advokaadibürood teistesse liikmesriikidesse. Seega võib kostja ärinimi jätta eksitava mulje, et hageja ja kostja on omavahel seotud.
48.KonkS § 50 lg 1 p 1 kohaselt on kõlvatu konkurents muuhulgas eksitava teabe avaldamine. KonkS § 51 lg 1 järgi on eksitav teave ebatõesed andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust. Vastavalt KonkS § 50 lg 2 on kõlvatu konkurents keelatud. Kolleegium on eelnevalt tuvastanud, et kostja ärinimi võib jätta eksitava mulje, nagu kuuluksid pooled ühte advokaadibüroode ketti. Samuti takistab hageja kaubamärgi ja kostja tähise sarnasus hageja võimalust laiendada oma tegevust sama kaubamärgi all Eestisse, kui see soov peaks tal tekkima. Eeltoodust tulenevalt on ringkonnakohus seisukohal, et kostja osutab oma ärinimes tähise „red“ kasutamisega ka keelatud konkurentsi.
49.Kuna ärinimega seoses on kostja rikkunud ka äriseadustiku ning konkurentsiseaduse sätteid, siis kuulub täiendavalt kohaldamisele VÕS § 1045 lg 1 p 7, mille kohaselt on
kahju tekitamine õigusvastane, kui see tekitati seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisega. Seega tuleb Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 p b, VÕS § 1045 lg 1 p 5 ja p 7, § 1055 lg 1 ja § 1055 lg 3 p 1 alusel keelata kostjal tähist „red“ iseseisvalt kasutada oma ärinimes. Ärinimi sisaldub äriühingu põhikirjas (ÄS § 139 lg 1 p 1). Põhikirja muutmine on osanike pädevuses (ÄS § 168 lg 1 p 1). ÄS § 175 lg 2 sätestab, et põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistrile esitatavale avaldusele peab lisama osanike otsuse põhikirja muutmise kohta, osanike koosoleku protokolli või hääletusprotokolli ja põhikirja uue teksti. Eeltoodule tuginedes tuleb kohustada kostjat muutma põhikirja ärinime osas selliselt, et kostja ärinimi ei sisalda tähist „red“ iseseisvalt ja esitama kolme nädala jooksul kohtuotsuse jõustumisest põhikirja muutmise avaldus äriregistri pidajale.
50.Ülaltoodule tuginedes kuuluvad hagi ja apellatsioonkaebus rahuldamisele osaliselt. Menetluskulude jaotus
51.Vastavalt TsMS § 173 lg-le 1 esitatakse asja järgmisena menetleva kohtu lahendis kogu seni kantud menetluskulude jaotus. TsMS § 163 lg 1 sätestab, et hagi osalise rahuldamise korral kannavad pooled menetluskulud võrdsetes osades, kui kohus ei jaota menetluskulusid võrdeliselt hagi rahuldamise ulatusega või ei jäta menetluskulusid täielikult või osaliselt poolte endi kanda. Kuna hagi rahuldatakse valdavas osas, siis tuleb poolte menetluskulud maakohtus ja ringkonnakohtus jätta 10 % ulatuses hageja kanda ja 90 % ulatuses kostja kanda. Asja lahendanud maakohus määrab menetluskulude rahalise suuruse kindlaks vastavalt TsMS § 177 lg 2.
/allkirjastatud digitaalselt/ Indrek Soots
/allkirjastatud digitaalselt/ Kaija Kaijanen
/allkirjastatud digitaalselt/ Ülle Jänes
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.