Eesistuja Iko Nõmm, liikmed Ande Tänav, Malle Seppik
Otsuse tegemise aeg ja koht
03.04.2009, Tallinn
Tsiviilasja number
2-06-29374
Tsiviilasi
Ferrero S.p.A. hagi OÜ Noires HA vastu kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse tuvastamiseks
Tsiviilasja hind
15 000 krooni
Vaidlustatud kohtulahend
Harju Maakohtu 17.06.2008 otsus
Kaebuse esitaja ja kaebuse liik
OÜ Noires HA apellatsioonkaebus
Menetluse liik
Kirjalik menetlus
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja Ferrero S.p.A. (Piazzale Pietro Ferrero, ALBA (CN) I-12501, Itaalia); hageja esindaja patendivolinik Villu Pavelts; Kostja OÜ Noires HA (registrikood 10420909, Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn), kostja esindaja patendivolinik Kalev Käosaar
RESOLUTSIOON
1.Tühistada Harju Maakohtu 17.06.2008 otsus Ferrero S.p.A. hagis OÜ Noires HA vastu kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse tuvastamiseks.
2.Teha uus otsus ning jätta Ferrero S.p.A. hagi OÜ Noires HA vastu kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse tuvastamiseks rahuldamata.
3.Apellatsioonkaebus rahuldada. Menetluskulude jaotus Jätta esimese ja teise astme kohtu menetluskulud Ferrero S.p.A. kanda.
Edasikaebe kord Otsuse peale võib kassatsiooni korras edasi kaevata, esitades kaebuse vahetult Riigikohtule 30 päeva jooksul otsuse kassaatorile kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie kuu möödumist otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Hagimenetluses Riigikohtus võib menetlusosaline menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel. Menetlusosaline võib ise esitada menetlusabi saamise taotluse, samuti vastuväited ja seisukohad teise menetlusosalise kaebuse või muu taotluse kohta. Menetlusabi andmise taotlus ei peata menetlustähtaja kulgemist. Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui taotlust ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist. Hageja nõue ja põhjendused
1.Hagiavalduse kohaselt kuulub hagejale Eesti siseriiklik kaubamärk „Poшep“ (nr 28747), millele on tagatud õiguskaitse muuhulgas klassi 30 kuuluvate kaupade osas alates 16.12.1997. Lisaks sellele on samade kaupade osas hageja nimele registreeritud rahvusvaheline kaubamärk „FERRERO ROCHER + kuju“ (nr 799 546), mille prioriteedikuupäev on 06.12.2002.
2.29.04.2003 esitas kostja taotluse kaubamärgi „ROSHEN + kuju“ (nr M200300657) registreerimiseks klassi 30 kuuluvate kaupade osas. Patendiamet avaldas teate nimetatud tähise registreerimise otsuse kohta Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2004.
3.Hageja vaidlustas Patendiameti otsuse kaubamärgi „ROSHEN“ registreerimise kohta Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis (TOAK) 01.06.2004. Vaidlustusavaldus tugines kooskõlas kaubamärgi seaduse (KaMS) § 72 lõikega 5 enne 01.05.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud registreerimisest keeldumise alusele, kuna taotletav kaubamärk „ROSHEN“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv hageja varasemate ülalnimetatud kaubamärkidega. 17.07.2006 jättis TOAK otsusega nr 785-o vaidlustusavalduse rahuldamata.
4.Kuna hageja ei nõustunud nimetatud otsusega esitas ta kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 64 lg-s 2 hagi kohtusse. Taotletava tähise ROSHEN domineeriv sõnaline osa kordab olulisel määral hagejale kuuluvate varasemate kaubamärkide „Poшep“ ja „FERRERO ROCHER + kuju“ sõnalist elementi, mistõttu on tähis tervikuna hageja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv.
5.Hageja põhjendus tugineb Euroopa Kohtu ja Euroopa Esimese Astme Kohtu praktikal. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97, punkt 17). Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95, p 23). Seega juhul kui vastandatavad kaubamärgid omavad sarnasusi just kaubamärgielementide osas, mis on nende tähiste domineerivad elemendid, on selliste kaubamärkide äravahetamise tõenäosus oluliselt suurem kui see oleks sarnasuste puhul vähem domineerivates elementides. Oluline on, et kui kaubamärk sisaldab tavapäraste kujunduselementide ees
selgestitajutavat sõnalist osa, annab just see sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi (Euroopa Esimese Astme Kohtu 14.07.2005 otsus nr T312/03).
6.Võrreldavad kaubamärgid on: Hageja varasemad kaubamärgid:
Kostja poolt registreerimiseks esitatud tähis (nr M200300657):
1.nr 28747
2.nr 799546
7.Visuaalselt on nii tähise „ROSHEN“ kui ka varasema kaubamärgi „Poшep“ eristusvõime aspektist domineerivateks elementideks märkide sõnalised osad. Vaadeldavad sõnalised osad on ligilähedase pikkusega, sisaldades vastavalt kas 6 või 5 tähte. Ainsateks erinevusteks on sõnade esitamine erinevates tähestikes ning erinevus viimases tähes. Olgugi, et sõnad on kirjutatud kasutades erinevaid tähestikke, on nad Eesti kontekstis sellegipoolest äravahetamiseni sarnased.
8.Eesti Statistikaameti andmetel võib Eesti elanikke ja seega ka tarbijad jagada peamiselt eesti- ja vene keelt kõnelevateks (moodustavad vastavalt 67% ja 30% elanikkonnast). Seega moodustab vene keelt kõnelev tarbijaskond ca 1/3 Eesti tarbijaskonnast. Lisaks sellele räägib ja mõistab ka suur osa eestikeelsetest tarbijatest vene keelt ning on nõnda suutelised lugema ka kirillitsas esitatud teksti. Samuti oskab kohalik vene keelt kõnelev tarbijaskond lugeda ladina tähestikus esitatud teksti. Seega ei oma määravat tähtsust asjaolu, et võrreldavad sõnad on kujutatud erinevates tähestikes.
9.Hageja on ka seisukohal, et sõnade „ROSHEN“ ja „Poшep“ hääldused on väga sarnased, kuna võrreldavad tähised langevad olulises osas teineteisega kokku. Sõnad on ühepikkused, need koosnevad samast arvust silpidest. Sõna „ROSHEN“ on võimalik hääldada kui [ROŠEN]. Isegi juhul, kui täheühendit „sh“ on võimalik hääldada ka muul viisil, jääks sõna „ROSHEN“ hääldus tervikuna ikkagi äravahetamiseni sarnaseks hageja kaubamärgi „Poшep“ hääldusega, s.t turusituatsioonis on väga raske eristada sedavõrd väikeseid häälduse varjundeid. Seega võib öelda, et täht ‘ш’ varasemas kaubamärgis hääldub identselt või väga sarnaselt täheühendiga ‘sh’ vaidlustatud tähises. Sellest
tulenevalt on võrreldavad tähised kõlaliselt peaaegu identsed, erinedes teineteisest vaid sõnade viimase tähe poolest. Erinevused sõnade lõpuosas on foneetiliselt halvasti tajutavad ning olulisem roll langeb sõnade identsele algus- ja keskosale. Ka ei ole foneetiliselt tajutav, millises tähestikus on kaubamärgid esitatud. Sellest tulenevalt on väga tõenäoline, et üldsus vahetab võrreldavad kaubamärgid omavahel foneetiliselt ära ja seostab neid ekslikult üksteisega.
10.Kontseptuaalselt koosnevad vastandatavad kaubamärgid tähenduseta sõnadest, mistõttu ei ole asjaomastel tarbijatel ka kontseptuaalselt pinnalt võimalik vaadeldavaid kaubamärke üksteisest eristada.
11.Tulenevalt eeltoodud asjaoludest (märkide sarnasus ning nii kirillitsat kui ladina tähestikku tundva tarbijaskonna olemasolu) on tõenäoline, et kostja poolt taotletavat tähist „ROSHEN“ peetakse ekslikult hagejale kuuluva varasema kaubamärgi „Poшep“ transliteratsiooniks ladina tähestikku. Sõna ROSHEN esitatuna kirillitsas erineks vaid ühe tähe võrra kaubamärgist „Poшep“.
12.Kaubamärgi „FERRERO ROCHER + kuju“ üheks domineerivaimaks elemendiks on selle sõnaline osa. On levinud äripraktika, et tootjad tähistavad oma toodete sarju kaubamärkidega, mis sisaldavad nii tootja ärinime kui ka konkreetset tootegrupi nime. Ka hageja järgib nimetatud traditsiooni, olles juba aastaid Eestis turustanud tooteid, mille pakenditel on kasutatud koos ärinimega FERRERO eraldi toote nime, nagu näiteks FERRERO ROCHER, FERRERO PRESTIGE, MON CHERI FERRERO, NUTELLA FERRERO jne. Enamik nendest nimedest on registreeritud ka kaubamärkidena. Kuna FERRERO S.p.A. on üks maailma suurimaid maiustustetootjaid ning kuna vaidlustusavalduse esitaja on Eestis juba ca 10 aastat tegutsenud, on nii FRRERO S.p.A. ärinimi kui ka tema erinevate tootegruppide nimed tarbijatele teada. Arvestades hageja toodete laia valikut ning kaubamärkide kasutamise senist praktikat, ei ole kaubamärgis „FERRERO ROCHER + kuju“ sisalduv sõna „ROCHER“ tähise domineeriva elemendina vähem tähtis kui sõna „FERRERO“. Laia tootevaliku puhul valib tarbija tooteid mitte ainult tootjast, vaid ka konkreetsest tootja tootegrupist lähtuvalt. Just seetõttu loob hageja kaubamärgis sisalduv sõna „ROCHER“ tarbijates tugeva seose konkreetse tootegrupi ja tootja vahel, olles nii hageja kaubamärgi üheks oluliseks elemendiks (sõna ROCHER funktsioneerib FERRERO S.p.A. ühe tootegrupi iseseisva nimena).
13.Vaidlustatud tähis „ROSHEN“ on varasemas kaubamärgis „FERRERO ROCHER + kuju“ sisalduva sõnaga „ROCHER“ visuaalselt sarnane. Mõlemad sõnad on ühepikkused, nad algavad identselt tähtedega „RO-“ ning lõpevad sarnaselt vastavalt kas „-EN“ või „-ER“. Seega sisaldavad võrreldavad terviktähised domineeriva elemendina sõnu, mis on mõlemad lühikesed ning mis langevad teineteisega olulises osas kokku. Kuna tervikkaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb Euroopa Kohtu praktika kohaselt eriti arvestada just tähiste domineerivate elementidega, on selge, et sarnasused kaubamärkide „ROSHEN“ ja „FERRERO ROCHER + kuju“ vahel põhjustavad tarbijate poolt nende tähiste ekslikku seostamist ehk assotsieerumist. Seetõttu on tõenäoline, et tähise „ROSHEN“ all turustatavate toodete valmistajaks ja nende kvaliteedi eest vastutajaks peetakse FERRERO S.p.A-d.
14.Foneetiliselt on tähis „ROSHEN“ hagejale kuuluvas kaubamärgis „FERRERO ROCHER + kuju“ sisalduva suure eristusvõimega sõnaga „ROCHER“ identse pikkusega, sisaldades sama arvu silpe ja häälikuid. Mõlemad sõnad algavad identselt tähtedega „RO-“, mõlema sõna keskosas on identse või väga sarnase hääldusega täheühend „-SH-“ või „-CH-“, ning mõlema sõna lõpuosa erineb vaid ühe tähe võrra. Ei ole kahtlust selles, et kaks sõna, mis koosnevad samast arvust silpidest ning mille esimesed silbid kõlavad identsed (või väga sarnaselt) ning teised silbid erinevad üksteisest vaid ühe tähe võrra silbi lõpus, on foneetiliselt väga sarnased. Vaatamata sellele, et kaubamärk „FERRERO ROCHER +
kuju“ koosneb kahest sõnast, seostavad tarbijad just sõna „ROCHER“ hageja konkreetse toodetegrupiga. Nii on tõenäoline, et kui tarbijad kuulevad turusituatsioonis mainitavat tähist „ROSHEN“, siis neile meenub varasemast tuntud sõnaühend „FERRERO ROCHER“ ning nad usuvad ekslikult, et märgiga „ROSHEN“ tähistatud kaupade tootja ja nende kvaliteedi eest vastutaja on hageja FERRERO S.p.A. Nõnda on tõenäoline, et üldsus vahetab võrreldavad kaubamärgid omavahel foneetiliselt ära ja seostab neid ekslikult üksteisega.
15.Kostja taotleb tähise „ROSHEN“ kaubamärgina registreerimist klassi 30 kuuluvate maiustuste, kondiitritoodete, kompvekkide, šokolaadi, martsipani, marmelaadi, kakaotoodete, vahvlite, küpsiste, kreekerite, suhkru, jäätise, mee ja siirupi tähistamiseks. Hageja varasemad kaubamärgid „Poшep“ ja „FERRERO ROCHER + kuju“ hõlmavad kõiki vaidlustatava tähise „ROSHEN“ kaupu. Seetõttu ei ole kahtlust selles, et käesolevas asjas vaidlustatava kaubamärgi „ROSHEN“ kaupade loetelu langeb täielikult kokku hagejale kuuluvate varasemate kaubamärkide kaupade loeteludega. Euroopa Kohus on üheselt sedastanud, et kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumit, kusjuures mida erinevamad on kaubad ja teenused, seda enam tuleb tähelepanu pöörata kaubamärkide sarnasusele ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C39/97, p 17).
16.Hageja ei ole andnud kostjale kirjalikku nõusolekut kaubamärgi „ROSHEN“ registreerimiseks. Hageja leiab, et varasematele, hea tuntusega kaubamärkidele äravahetamiseni sarnase ja assotsieeruva tähise registreerimine samas turusektoris tegutseva turuosalise poolt kahjustab otseselt nii hageja kui ka tarbijate huvisid. Kuna kostja vaidlustatud kaubamärk „ROSHEN“ kordab olulises osas hagejale kuuluvate, varasemate kaubamärkide domineerivaid sõnalisi osi ja kuna kattuvad ka vastandatavate kaubamärkide kaupade loetelud, on võrreldavate kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise oht tarbijate poolt käesolevas asjas väga tõenäoline.
17.Lisaks sellele tuleb arvestada põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu otsus C-342/97 p 26). Kostjal ei ole kohustust turustada märgiga „ROSHEN“ tähistatud tooteid kõrvuti hageja toodetega. Registreeritud kaubamärk peab täitma kaubamärgifunktsiooni ka juhul, kui asjaomaseid tooteid ei müüda kõrvuti.
18.Avaliku arvamuse uuring, mis on läbi viidud Turu-uuringute AS-i poolt ajavahemikus 18.01.2007 kuni 30.01.2007 näitab, et 53% tarbijatest hääldab hagejale kuuluvas kaubamärgis „FERRERO ROCHER + kuju“ sisalduvat sõna „ROCHER“ väga sarnaselt kostja vaidlustatavale tähisele „ROSHEN + kuju“, mistõttu ei ole kahtlust selles, et nimetatud kaubamärgielemendid on ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnased.
19.Juhindudes kehtinud KMS § 8 lg 1 p 2, kehtiva KMS §-le 72, TÕAS § 64 palub hageja tuvastada, et kaubamärgi „ROSHEN“ (nr M200300657) osas esineb enne 01.05.2004 kehtinud KMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus ning mõista kostjalt hageja kasuks välja hageja poolt kantud menetluskulud. Kostja vastuväited
20.Kohtule esitatud vastuses kostja hagi ei tunnista.
21.Kostja arvates ei ole kaubamärgid “ROSHEN + kuju“ ja Poшep + kuju ning ROSHEN + kuju ja „FERRERO ROCHER + kuju“ omavahel äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.
22.Hageja on oma esitatud seisukohtades võrrelnud peamiselt kaubamärkide sõnalisi osi, ning ei ole vaadeldud kaubamärke tervikuna. Tarbija seisukohalt on kaubamärkide visuaalne sarnasus kõige olulisema osatähtsusega. Võrreldes vastandatud kaubamärke tervikuna, ei saa kostja kuidagi nõustuda vaidlustaja väitega, et kaubamärgid on sarnased ja/või assotsieeruvad.
23.Kaubamärkide „ROSHEN + kuju“ ja „FERRERO ROCHER + kuju“ puhul on tegemist kujundmärkidega. Kostja leiab, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb lähtuda registreeritud kaubamärkidest tervikuna, mitte osadest märgi detailidest. Kostja kaubamärgiks on kaardus lehviv lint, millele on asetatud sõnaline osa ROSHEN. Varasema kaubamärgi „FERRERO ROCHER + kuju“ omanik on vastandatud rahvusvahelise kaubamärgi „FERRERO ROCHER + kuju“ (nr 799546) taotluse lõikes (571) esitanud põhjaliku kaubamärgi kirjelduse, mille kohaselt moodustab märgi valgel taustal jämeda kuldse joonega ümbritsetud jäljend horisontaalsuunalisest ovaalist, millel on kaks sisemist erineva suurusega joont, punane ja kuldne. Ovaali keskel on nimetus „FERRERO ROCHER“, millest „FERRERO“ on osa taotleja ärinimest, eripäraste pruuni värvi trükitähtedena. Ovaali allosas on kujutatud kuldses ümbrispaberis ja pruunis Rootsi-stiilis pabertopsikeses šokolaadi. Šokolaadi otsas on jäljend horisontaalsuunalisest ovaalist, mille moodustab välimine kuldne joon ja sisemine peen punane joon ja valge ovaali sisu, mille keskel on kahes reas kujutatud nimetust „FERRERO ROCHER“ eripäraste pruunide trükitähtedena. Vasakul on osaliselt kujutatud pruuni ja helepruuniga paberist välja võetud pähklikompvekk ja paremal helepruuni ja kollasega sarapuupähklit koos rohelise lehega. Märk asub valgel taustal.
24.Kaubamärgi kirjelduses ei ole rõhutatud kaubamärgi sõnalisele osale, vaid on see välja toodud, kui üks kaubamärgi osa. Samuti ei saa kostja hinnangul nimetatud kirjeldusest järeldada, et tegemist on kaubamärgi domineeriva osaga. Kirjeldusest ja ka registri väljavõttest on näha, et tegemist on mitmevärvilise kaubamärgiga.
25.Kaubamärgid on oma kujunduselt täiesti erinevad. Samuti on erinevad kaubamärkide sõnalised osad. Taotleja kaubamärk sisaldab ühte sõna „ROSHEN“, hageja kaubamärgi sõnaliseks osaks on „FERRERO ROCHER“. Kostja ei nõustu hageja seisukohaga, et vastandatavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest ning seetõttu ei ole tarbijatel kontseptuaalselt pinnalt võimalik vaadeldavaid kaubamärke üksteisest eristada. „FERRERO“ on itaalia perekonnanimi, mille omaniku Pietro Ferrero nime järgi on nimetuse saanud ka ettevõte FERRERO S.p.A., ning „ROCHER“ on prantsuse keelne sõna, mille tähendus eesti keeles on „kalju, kaljurünk“.
26.Kostja kaubamärgi sõnaline osa „ROSHEN“ on tuletatud Ukraina ettevõtte "Konditerska korporatzia "Roshen" omaniku Petro Poroshenko nimest vastavalt PO-ROSHEN-KO. Seega on kostja kaubamärgi puhul tõepoolest tegemist puhtalt tuletatud ja otsese tähenduseta sõnaga. Kostja ei ole kindel, et Eesti tarbija jaoks nimetatud sõnad omavad tähendust, kuid ilmselgelt ebaõige on ka hageja väide, et vastandatavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest.
27.Kaubamärkide „ROSHEN + kuju“ ja „Poшep + kuju“ puhul on samuti mõlema juhul kaubamärgi puhul on tegemist kujundmärkidega. Kostja kaubamärgiks on kaardus lehviv lint, millele on asetatud sõnaline osa „ROSHEN“. Kostja kaubamärgi sõnaline osa on kirjutatud ladina tähtedega. Hageja kaubamärk „Poшep + kuju“ seisneb sõnas „Poшep“ (kirillitsas), mis on kujundatud ‘bold’ stiilis. Visuaalselt on kaubamärgid täiesti erinevad. Kostja kaubamärgi sõnaline osa on lindi kuju järgi poolkaares, hageja kaubamärk on sirgel tasapinnal. Semantiline sarnasus puudub samuti.
28.Kostja ei nõustu hageja väitega, et määravat tähtsust ei ole asjaolul, et võrreldavad sõnad on kujutatud erinevates tähestikes. Nimetatud asjaolu teeb kaubamärkide sõnalise osa visuaalselt täiesti erinevaks. Hageja on esitanud väljavõtte statistikaameti andmebaasist,
mille kohaselt ca 1/3 Eesti elanikkonnast kõneleb vene keelt. Esiteks on esitatud lisa järgi tegemist rahvastiku, mitte magusatoodete tarbija andmestikuga, nagu väidab hageja ning teiseks, ei ole hageja arvestanud asjaoluga, et arvestatav osa Eestis elavast vene keelt kõnelevast elanikkonnast ei valda eesti keelt. Kostja kahtleb, et eesti või keelt kõnelev tarbija viiakse eksitusse ning ta arvaks, et tooted, mis on tähistatud kaubamärkidega „ROSHEN + kuju“ ja „Poшep + kuju“ pärineksid samast allikast. Vaidlustaja väide, et vene keelt kõnelev avalik sektor peab taotleja kaubamärki kaubamärgi „Poшep + kuju“ transliteratsiooniks ladina tähestikku on täiesti meelevaldne ja põhjendamata. Kostja on seisukohal, et kaubamärgid on visuaalselt ja semantiliselt täiesti erinevad. Kaubamärkide teatav foneetiline sarnasus ei ole nii määrava tähtsusega, et me saaksime lugeda vaidlustaja ning taotleja kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks ning assotsieeruvateks.
29.Kostja on turustanud Eesti Vabariigis kaubamärgiga „ROSHEN + kuju“ tooteid juba aastast 2003, seda tõendab pakenditootja OÜ Ekoplast kirja koopia. Kostjani ei ole jõudnud mingit infot selle kohta, et tarbijad oleks tõepoolest viidud eksitusse toote päritolu osas. Kaubamärgid on piisavalt erinevad, puudub oht, et nad oleksid tarbijate seisukohalt äravahetamiseni sarnased.
30.Eeltoodu põhjal palus kostja jätta hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda. Maakohtu otsus
31.Maakohus rahuldas hagi.
32.Otsuse põhjenduste kohaselt on KaMS 01.09.02-01.05.04 kehtinud redaktsiooni §-s 8 sätestatud suhtelised kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärki varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada. KaMS § 3 alusel on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.
33.Sellest tulenevalt on kaubamärgi põhiülesandeks eristada kaubamärgi omanikule kuuluvaid tooteid või teenuseid konkurentide omadest – toote individualiseerimine. Kaubamärgi individualiseeriv toime tähendab seda, et tarbijal oleks võimalik eri märkidega varustatud kaupu üksteisest eristada märgi alusel, mis võimaldab tal kergemini ostuotsust teha. Kaubamärgi ülesandeks on ka anda tarbijale teavet kauba kvaliteedi kohta ja kaubamärgi alusel võib tarbija luua endale eelistusi eri toodete vahel ning see võimaldab tal korduvas olukorras leida turult kergesti soovitud toote. Tarbija poolt toote eristamisel tuleb hinnata eristamise võimalust mitte kahe tähise samaaegsel vaatlemisel tekkiva mulje alusel, vaid selle järgi, kas tarbija on võimeline kaupu eristama tähiste järgi siis kui ta näeb tähiseid eraldi ja mitte samaaegselt (Euroopa Kohtu otsus C-342/97 p 26).
34.Vaidlus puudub selles, et Ferrero S.p.A. nimele on registreeritud Eesti siseriiklik kaubamärk „PoШep“ klassi 30 kuuluvate kaupade osas alates 16.12.1997 ning rahvusvaheline kaubamärk „FERRERO ROCHER+kuju“ prioriteedikuupäevaga 06.12.2002. Mõlemad nimetatud kaubamärgid on varasemad kostja tähise „ROSHEN + kuju” kaubamärgina registreerimise taotlusest.
35.Vastavalt WIPO juhiste („Introduction to Trademark Law and Practice. The Basic Concepts”, Genf 1993) punktile 6.2.2 on kaubamärk äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga, kui neid kasutatakse samaliigiliste kaupade tähistamiseks ja kaubamärk on varasema kaubamärgiga nii sarnane, et on tõenäoline tarbija eksitamine kauba päritolu suhtes. Oluline pole ei eksitamise tahtlus ega ka tegelik eksitamine, vaid selle tõenäosus. Euroopa Kohtu praktika kohaselt kujutab endast äravahetamise tõenäosust risk, et tarbijad eeldavad kaupu või teenuseid pärinevat samalt ettevõttelt või asjaoludest sõltuvalt majanduslikult seotud ettevõttelt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17). Seega tuleb
järgnevalt analüüsida, kas tõenäoline, et kaubamärkide sarnasus võib tarbijat eksitada kauba päritolu suhtes.
36.WIPO juhiste p 6.2.2.1 kohaselt tarbija üldjuhul ei kõrvuta kaubamärke. Keskmisel tarbijal on ka keskpärane mälu. Esmapilgul tarbija tavaliselt ei märka kaubamärkide vahelisi erinevusi, mida ta pakutavat toodet hoolikamalt uurides võiks tähele panna, seega on otsustav kaubamärgi esmamulje. Põhimõtteliselt sama seisukoht tuleneb ka Euroopa Kohtu praktikast (nt C-251/95 Sabel, p 23). Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kaubamärkide suurem sarnasuse aste võib kompenseerida kaupade väiksema sarnasuse astme ja vastupidi (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 19).
37.Nii hageja kui kostja kaubamärgi puhul on tegemist identsete (kompvekid, šokolaad) kaupadega, mis kuuluvad 15.06.1957.aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelist klassifikatsiooni käsitleva Nizza kokkuleppe klassi 30, ning kostja kaubamärgi registreerimiseks puudub hageja nõusolek. Tuleb hinnata, kas kostja kaubamärk assotsieerub hageja varem registreeritud kaubamärkidega ning on nendega äravahetamiseni sarnane.
38.Vastavalt KaMS § 5 lg 8 võetakse kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. See hõlmab nii kaubamärgi visuaalselt tajutavat osa kui kaubamärgis sisalduvate sõnaühendite kaitset (vt Riigikohtu 05.11.2002 otsus nr 3-2-1110-02, p 7).
39.Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sh assotsieerumise hindamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, kuid seejuures pöörates tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25). Seejuures kaubamärkide assotsieerumine ei ole alternatiiv äravahetamiseni sarnasusele, vaid täpsustab äravahetamiseni sarnasuse astet (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17; C-251/95 SABEL, p 18, 19). Segiajamise tõenäosuse hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osi (Esimese Astme Kohtu kohtuasja T-292/01 p 47, T-296/02 p 62).
40.Väljakujunenud Euroopa kohtupraktika kohaselt tähendab segiajamise tõenäosus seda, et avalikkus võib uskuda, et asjaomased kaubad (antud juhul kompvekid) või teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Segiajamise tõenäosust tuleb nimetatud kohtupraktika kohaselt hinnata üldiselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus neid märke ning kaupu ja teenuseid tajub, ning arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige märkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vahelist vastastikust sõltuvust (162/01 p-d 31-33, kohtuasja T-185/02 p-d 49-50). Segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga (Esimese Astme Kohtu kohtuasja T-22/04 p 20).
41.Kaupade laadist tulenevalt moodustavad asjaomase avalikkuse lõpptarbijad. Nii hageja kui kostja kaup on igapäevaseks tarvitamiseks. Lõpptarbijateks on kõik inimesed sõltumata soost, vanusest, rahvusest vms, st kõik Eesti elanikud. See tähendab, et avalikkuseks on keskmine tarbija. Keskmine tarbija on eeldatavalt piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (Euroopa Kohtu otsus C-342/97 p 26, Esimese Astme Kohtu kohtuasja T-296/02 p 45). Segiajamise tõenäosus seisneb selles, et avalikkus võib arvata, et kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime. Segiajamise tõenäosus KaMS viidatud sätte tähenduses eeldab, et kaubad on identsed või sarnased. See eeldus on käesolevas asjas täidetud, kuna tegemist on samaliigiliste kaupadega. Sama on kaupade olemus, otstarve, kasutamisviis. Kaupu võidakse müüa samades müügikohtades kõrvuti, kuid hageja ja kostja kaupa võidaks
müüa ka selliselt, et kohas kus ühe kaupa müüakse, teise kaupa ei müüda. See tähendab, et tarbijal on võimalus näha hageja kaupa nii koos kui eraldi kohtades müüdavana. Asjasse puutub ka see, et tulenevalt eelkõige kaupade otstarbest konkureerivad nad üksteisega. Mida sarnasemad on tooted, seda suurem on võimalus nende segiajamiseks, mistõttu suurema sarnasusega toodete puhul peavad nende märgitused olema suurema eristusvõimega. Arvestades, et hageja turustab Eestis ka teisi tooteid, mis ei kanna „FERRERO ROCHER“ ja „Poшep“ kaubamärki, on seda tõenäolisem, et tarbija võib kostja tooteid pidada hageja omadeks või vähemalt hagejaga seoses olevateks, st tarbijal võib tekkida assotsiatsioon toodete pärinevusest samalt tootjalt või tootjate seotusest.
42.Vaieldamatult on taotletava kaubamärgiga tähistatavad kaubad ja varasemate kaubamärkidega tähistatavad kaubad samaliigilised, identsed. Seega tuleb kontrollida, kas kõnealuste märkide vaheline sarnasus on piisavalt suur järeldamaks, et nende kaubamärkide segiajamine on tõenäoline. Segiajamise tõenäosuse hindamisel lähtub kohus vastuolus olevate märkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse puhul nende märkide tekitatavast üldmuljest. Eelkõige võtab kohus arvesse nende eristavaid ja domineerivaid elemente, juhindudes seda tehes Euroopa praktikast (Esimese Astme Kohtu kohtuasja T-292/01 p 47). Sarnasuse analüüsil arvestab kohus asjaomase avalikkuse tajumist.
43.Visuaalse ja foneetilise sarnasuse osas tuleb märkida, et sõnad „Rocher“ ja „Roshen“ sisaldavad mõlemad kuut tähte, koosnevad kahest silbist, esimesed kaks tähte kattuvad, kattuvad ka neljas ja viies täht; erinevad on vaid kolmas ja neljas täht. Seejuures tuleb märkida, et nimetatud erinevate tähtede „ch“ ja „sh“ hääldus on identne või vähemalt väga sarnane. Sõnade kahe viimase tähe hääldus on erinev. Sellest tulenevalt on tähised kõlaliselt peaaegu identsed. Sõnade lõpu häälduse tajumise osas nõustub kohus hageja seisukohaga, et see on foneetiliselt halvemini tajutav kui sõnade identne algus- ja keskosa. Sellist seisukohta kinnitab ka hageja poolt esitatud tõend – Turuuuringute AS-i poolt läbiviidud 15 kuni 74-aastase Eesti elanikkonna küsitlus tähise sõnalise osa hääldamise kohta (lk 96-110). Tähist „ROSHEN“ hääldas küsitluse järgi kui [rošen] 31% küsitletutest ja tähist „FERRERO ROCHER“ hääldas kui [ferrero rošer] 31% küsitletutest. Järelikult on need kaks – kostja poolt taotletud kaubamärk ja hageja kaubamärgis sisalduv sõna „Rosher“ visuaalselt ja foneetiliselt sarnased.
44.Kaubamärgi „Poшep” ja tähise ROSHEN eristusvõime aspektist on domineerivaks elemendiks sõnaline osa. Sõnalise osa pikkus on ligilähedaselt sama – 5 ja 6 tähte. Erinevuseks on sõnade kirjutamine erinevates tähestikes ja erinev on viimane täht. Statistikaameti andmetel (lk 30-31) on Eesti elanikest eesti keele emakeelena valdajaid 921 817, vene keele emakeelena valdajaid 406 755. Arvestades, et suur osa Eesti elanikest valdab nii eesti kui vene keelt, vähemalt tunneb nii ladina kui kirillitsa tähti, ei välista tähestike ja viimase tähe erinevus tähiste segiajamise võimalust.
45.Kontseptuaalse sarnasuse kohta märgib kohus, et seda ei saa olla ja seda ei saa ka hinnata, kuna kumbki sõna ei oma Eesti asjaomase tarbija jaoks selget ja kindlaksmääratud tähendust nii, et tarbija seda kohe tajuks (Esimese Astme Kohtu kohtuasja T-292/01 p 54).
46.Eesti tarbija enamiku jaoks ei oma kumbki sõna mingit tähendust. „Rocher“ tähendab prantsuse keeles kaljurahnu, kaljurüngast, kaljut. Enamik Eesti elanikest ei valda prantsuse keelt ega tea ka seda, et kostja tähis „ROSHER“ tuleneb Ukrainas tegutseva ettevõtte omaniku perekonnanimest – Poroshenko. Samuti ei tea tarbija, et Ferrero on Itaalias perekonnanimi. Vastupidist ei ole tõendatud. Puudub ka selge ja kindlaksmääratud semantiline sisu. Tähendusel puudub seos asjaomase kaubaga.
47.Visuaalselt on kostja tähis „ROSHEN“ ja hageja kaubamärk „FERRERO ROCHER“ tervikuna küll erinevad, tulenevalt just hageja kaubamärgi graafilisest osast, kuid hinnates nende sõnalise osa „ROSHEN“ ja „ROCHER“ sarnasust, mida on eespool analüüsitud, ei
ole kohtu arvates erinevused suuremad kui tähiste sarnasus. Hageja kaubamärgi meeldejäävamaks osaks on sõnaline osa.
48.Ülalmärgitud põhjendustel leidis kohus, et hagi tuleb rahuldada. Menetluskulud jättis kohus kostja kanda. Apellatsioonkaebus
49.Kostja ei nõustunud maakohtu otsuse käsitluse ja järeldustega ning palus otsuse tühistada ning jätta uue otsusega hagi rahuldamata. Alternatiivselt palus hageja saata vaidlus maakohule uueks läbivaatamiseks, eesmärgiga koguda täiendavalt tõendeid.
50.Kaebuse põhjenduste kohaselt on kohus ebaõigesti kohaldanud otsuses viidatud kohtupraktikat, mille kohaselt kaubamärkidele hinnangu andmine peab põhinema eelkõige kaubamärgi reproduktsioonil kui tervikul ehk tähisest kui tervikust tekkival üldmuljel.
51.Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks võetakse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, mis tähendab, et kombineeritud kaubamärk omandab õiguskaitse just selles formaadis ja kujunduslikus lahenduses, milles ta registreeriti. Seega on oluline graafilise kujundi kui terviku loodud üldmulje, mitte üksnes selle üksikute osade suhteline sarnasus. Kohus on aga hinnangu andmisel lähtunud kaubamärgi teatud domineerivatest osadest ja jätnud käsitlemata kaubamärkidest tekkiva üldmulje.
52.Kohus on käsitlenud võrreldavate kaubamärkide visuaalse ja foneetilise sarnasuse osas kaubamärkide teatud eristusvõimelisi ja domineerivaid osi, millena kohus on käsitlenud kaubamärkide väidetavalt sarnaseid sõnalisi osi „ROCHER“ ja „ROSHEN“. Kohus on käsitlenud sõnade „ROCHER“ ja „ROSHEN“ tähtede arvu ja silpide arvu, täheühendeid SH ja CH ja nende hääldust ning asunud seisukohale, et nimetatud domineerivate osade sarnasuse tõttu on kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.
53.Kostja arvates ei saa domineerivaks osaks olla kaubamärkide koosseisus teatud sõnaliste osade suhteline sarnasus. See saab välja toodud olla vaid kui kaubamärgi üks osa. Antud juhul on domineerivaks osaks ka kaubamärkide kujundus, mida kohus ei ole arvestanud kaubamärkide kui tervikute visuaalsel võrdlemisel. Samuti on kohus jätnud tähelepanuta varasema kaubamärgi „FERRERO ROCHER + kuju“ koosseisus sõnalise osa „FERRERO“ olemasolu. Ka tööstusomandi apellatsioonikomisjon, andes hinnangut kõne all olevatele kaubamärkidele, on 17.07.2006 otsuses 785-o leidnud, et kaubamärgi ühe või teise elemendi olulisemaks või domineerivaks pidamine, esitamata mingeid tõendusmaterjale selle kohta, kuidas keskmine tarbija kaubamärke kui tervikuid näeb või tajub, on ennatlik ning paljasõnaline. Kaubamärke tuleb hinnata kui tervikuid. Apellatsioonikomisjon on nõustunud, et kaubamärgi „ROSHEN + kuju“ puhul on selle meeldejäävamaks osaks sõnaline element ning kujundus jääb tahaplaanile. Ent ühe märgi vähene kujundatus ei saa olla põhjuseks, mis teeks võrreldavast kolmest märgist äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad tähised. Kõnealused märgid on üldmuljelt piisavalt erinevad, et eristada ühe tootja kaupu teise tootja omadest.
54.Kohus on lähtunud tõendist, mis ei ole küllaldane, hindamaks võrreldavaid kaubamärke kui tervikuid. Sellise tõendina on kohus käsitlenud Turuuuringute AS-i küsitlust selle kohta, et küsitletule on arvamuse andmiseks esitletud võrreldavaid kaubamärke foneetilise sarnasuse määratlemiseks, täpsemalt tähiste sõnalise osa „ROCHER“ ja „ROSHEN“ hääldamiseks. Küsitletavatele ei ole esitatud seisukoha andmiseks kaubamärgi kui terviku reproduktsioone ega küsitud nende põhjal küsimusi kaubamärkide üldmulje kohta. Ei ole küsitud ka arvamust sõnalise osa „FERRERO ROCHER“ või „ROSHEN“ kohta. Seega ei ole apellandi hinnangul esitatav küsitlus tähiste sõnalise osa hääldamise kohta käsitletav tõendina Riigikohtu otsuse nr 3-2-1-110-02 ja Euroopa Kohtu lahendite T-292/01, T296/02 ja C-342/97 kontekstis, millele kohus on viidanud kohtuotsuses ja mis on kohtuotsuse põhimõtteliseks aluseks. Esitatud tõend ei ole küllaldane, tuvastamaks kas
tähise „ROSHEN“ osas esineb enne 01.05.2008. kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus.
55.Kohus tunnistab asjaolu, mille kohaselt on võrreldavad kaubamärgid tervikuna oma graafilises osas teineteisest erinevad, kuid ei loe nimetatud asjaolu kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse tuvastamisel oluliseks. Kohtuotsuses toodud seisukohad on vastuolulised. Kohus on viidanud Riigikohtu ja mitmetele Euroopa kohtu lahenditele, mille kohaselt hinnangu andmisel võrreldavatele kaubamärkidele tuleb lähtuda kaubamärkide üldmuljest, samas kui otsus on tehtud mitte kaubamärkide üldmuljest lähtuvalt, vaid reproduktsioonide üksikute osade suhtelise sarnasuse põhjal. Kohtu seisukoht, mille kohaselt viidatud tähised tervikuna on erinevad, ongi määravad ja otsustavad käesoleva otsuse tegemisel. Nimetatud põhjusel on kohtuotsus ekslik ning kuulub tühistamisele.
56.Kohus on paljasõnaliselt väitnud, et kuna hageja turustab Eestis ka teisi tooteid peale „FERRERO ROCHER“ ja „Poшер“ kaubamärki kandvate, on seda tõenäolisem, et tarbijal võib lihtsamalt tekkida assotsiatsioon toodete pärinevusest samalt tootjalt või tootjate seotusest. Kohtule ei ole esitatud tõendeid selle kohta, et hageja turustaks Eestis ka teisi tooteid, mis ei kanna „FERRERO ROCHER“ ja „Poшер“ kaubamärki. Välistatud ei ole toodete turustamine vastustaja poolt kolmandate kaubamärkide all, kuid kui nimetatu ka tegelikkusele vastab, ei anna see alust vastustaja selliste kaubamärkide alusel tekkinud vastustaja võimaliku tuntuse laiendamisele käesolevale vaidlusele. Vastus apellatsioonkaebusele
57.Hageja ei nõustunud apellatsioonkaebuse väidetega, palus jätta kaebuse rahuldamata ning menetluskulud kostja kanda. Ringkonnakohtu põhjendused
58.Ringkonnakohus, tutvunud tsiviilasja materjaliga, leiab, et maakohtu otsus tuleb materiaalõiguse väära kohaldamise ja protsessinormide olulise rikkumise tõttu TsMS § 657 lg 1 p 2 alusel tühistada. Ringkonnakohus saab teha uue otsuse ilma asja esimese astme kohtule uueks läbivaatamiseks saatmata. Apellatsioonkaebus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
59.Poolte vahel puudub vaidlus selles, et hagejale kuulub Eesti siseriiklik kaubamärk „Poшep“ (nr 28747), millele on tagatud õiguskaitse muuhulgas klassi 30 kuuluvate kaupade osas alates 16.12.1997. Lisaks sellele on samade kaupade osas hageja nimele registreeritud rahvusvaheline kaubamärk „FERRERO ROCHER + kuju“ (nr 799 546), mille prioriteedikuupäev on 06.12.2002. Samuti ei ole vaidlust selles, et 29.04.2003 esitas kostja taotluse kaubamärgi „ROSHEN + kuju“ (nr M200300657) registreerimiseks klassi 30 kuuluvate kaupade osas. Patendiamet avaldas teate nimetatud tähise registreerimise otsuse kohta Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2004. Hageja vaidlustas Patendiameti otsuse kaubamärgi „ROSHEN“ registreerimise kohta Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis (TOAK) 01.06.2004. Vaidlustusavaldus tugines kooskõlas kaubamärgiseaduse (KaMS) § 72 lõikega 5 enne 01.05.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud registreerimisest keeldumise alusele, kuna taotletav kaubamärk „ROSHEN“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv hageja varasemate ülalnimetatud kaubamärkidega. 17.07.2006 jättis TOAK otsusega nr 785-o vaidlustusavalduse rahuldamata.
60.Alates 01.05.2004 kehtiva KaMS (kehtiv KaMS) § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 01.05.2004. tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Kuna Patendiamet tegi praeguses asjas kaubamärgi registreerimise otsuse enne 01.05.2004
(Eesti Kaubamärgilehes avaldati teade kaubamärgi „ROSHEN + kuju“ registreerimise otsuse kohta 2004. a aprillis), tuleb kohaldada varasemas KaMS-is sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtuda kehtiva KaMS-i menetlusnormidest. Hageja on esitanud kehtiva KaMS § 41 lg 5 alusel hagi kostja vastu, et tuvastada kaubamärgi „ROSHEN + kuju“ puhul varasema KaMS § 8 lg 1 p-s sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu. Kehtiva KaMS § 41 lg 5 kohaselt võib vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 64 lg-s 2 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks. TÕAS § 64 lg 2 kohaselt võib vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
61.Ringkonnakohus ei jaga maakohtu seisukohta, et kostja poolt registreerida soovitud kaubamärk „ROSHEN + kuju“ on sedavõrd sarnane varasemate kaubamärkidega „Poшep“ ja „FERRERO ROCHER + kuju“, et on tõenäoline nimetatud kaubamärkide segiajamine tarbija poolt. Maakohtu hinnang esitatud tõenditele ei ole olnud igakülgne ja see on viinud eksliku kohtuotsuse langetamiseni.
62.Kuna kõnealusel juhul Eesti tarbija jaoks võrreldavatel kaubamärkidel semantiline sisu puudub, tuleb eristusvõime hindamisel omistada rõhku visuaalsele ja foneetilisele aspektile. Maakohus on käsitlenud võrreldavate kaubamärkide visuaalse ja foneetilise sarnasuse osas kaubamärkide teatud eristusvõimelisi ja domineerivaid osi, milleks kohus on pidanud kaubamärkide väidetavalt sarnaseid sõnalisi osi „ROCHER“ ja „ROSHEN“. Kohus on käsitlenud sõnade „ROCHER“ ja „ROSHEN“ tähtede arvu ja silpide arvu, täheühendeid SH ja CH ja nende hääldust ning asunud seisukohale, et nimetatud domineerivate osade sarnasuse tõttu on kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Nõustuda tuleb kostja seisukohaga, et kaubamärgi domineerivaks osaks ei saa olla kaubamärkide koosseisus teatud sõnaliste osade või silpide suhteline sarnasus. Kolleegiumi arvates tuleb lähtuda kaubamärkide sõnalisele sarnasusele hinnangu andmisel kaubamärgi sõnaliste osade kui terviku võrdlemisest. Lisaks selle tuleb silmas pidada, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon, mis tähendab, et kaubamärki tuleb vaadata sellisena, nagu see on registreerimiseks esitatud ning mitte omistada sellele meelevaldselt muid viiteid ja tähendusi. Kaubamärgi tuntuse aste võib küll mõjutada tähise eristusvõimet, kuid ainuüksi sellest ei piisa, et hilisemat kaubamärki saaks pidada äravahetamiseni sarnaseks.
63.Tervikuna võrreldes on kaubamärgid sõnalises osas foneetiliselt ja kirjapildiliselt erinevad. Kaubamärkide võrdlemisel on kohus jätnud ekslikult tähelepanuta hageja kaubamärgi „FERRERO ROCHER + kuju“ koosseisus sõnalise osa „FERRERO“ olemasolu. Kostja kaubamärk sisaldab ühte sõna „ROSHEN“, hageja kaubamärgi sõnaliseks osaks on aga sõnade „FERRERO“ ja „ROCHER“ ühend. Hageja on ka ise rõhutanud, et kuna FERRERO S.p.A. on üks maailma suurimaid maiustustetootjaid ja hageja on Eestis juba ca 10 aastat tegutsenud, on nii FERRERO S.p.A. ärinimi kui ka tema erinevate tootegruppide nimed tarbijatele teada. Seega on sõnal „FERRERO“ kaubamärgis „FERRERO ROCHER + kuju“ tähise domineeriva elemendina sõna „ROCHER“ kõrval hageja toodete eristajana oluline tähtsus. Tervikuna hinnates on sõnadeühend „FERRERO ROCHER“ ja sõna „ROSHEN“ erinevad nii kirjapildilt kui kõlalt.
64.Kaubamärkide „ROSHEN + kuju“ ja „Poшep + kuju“ puhul tuleb möönda kaubamärkide foneetilist sarnasust, kuid sõnade kõlal on erinevad lõpud. Kaubamärgid ei ole segiaetavad kirjapildiliselt, kuna need on kujutatud erinevates tähestikes.
65.Maakohus on jätnud tähelepanuta, et domineerivaks osaks sõnalise osa kõrval on ka kaubamärkide kujundus, mida kohus ei ole arvestanud kaubamärkide kui tervikute visuaalsel võrdlemisel. Visuaalselt on kõik kolm kaubamärki oma kujunduselt erinevad.
66.Kaubamärgid „ROSHEN + kuju“ ja „FERRERO ROCHER + kuju“ on nii sõnalised kui ka kujutismärgid. Kostja kaubamärgiks on kaardus lehviv lint, millele on asetatud sõnaline osa „ROSHEN“. Kostja kaubamärgi sõnaline osa on kirjutatud ladina tähtedega. Hageja kaubamärgi „FERRERO ROCHER + kuju“ moodustab valgel taustal jämeda kuldse joonega ümbritsetud jäljend horisontaalsuunalisest ovaalist, millel on kaks sisemist erineva suurusega joont, punane ja kuldne. Ovaali keskel on nimetus „FERRERO ROCHER“, millest „FERRERO“ on osa taotleja ärinimest, eripäraste pruuni värvi trükitähtedena. Ovaali allosas on kujutatud kuldses ümbrispaberis ja pruunis Rootsi-stiilis pabertopsikeses šokolaadi. Šokolaadi otsas on jäljend horisontaalsuunalisest ovaalist, mille moodustab välimine kuldne joon ja sisemine peen punane joon ja valge ovaali sisu, mille keskel on kahes reas kujutatud nimetust „FERRERO ROCHER“ eripäraste pruunide trükitähtedena. Vasakul on osaliselt kujutatud pruuni ja helepruuniga paberist välja võetud pähklikompvekki ja paremal helepruuni ja kollasega sarapuupähklit koos rohelise lehega. Kaubamärgi taust on valge, kuid kirjeldusest on näha, et tegemist on mitmevärvilise kaubamärgiga (tlk 67). Hageja kaubamärgi „FERRERO ROCHER“ puhul ei saa väita, et sõnaline osa domineerib kujunduse üle ning mõjutab peamiselt kaubamärgi tervikmuljet. Kaubamärgi kujundus on võrdväärselt silmatorkav ja omab kostja kaubamärgist eristumisel olulist kaalu.
67.Hageja kaubamärk „Poшep + kuju“ seisneb sõnas „Poшep“, mis on kujundatud „rasvaselt“ trükitud stiilis. Visuaalselt on kaubamärgid „Poшep“ ja „ROSHEN“ erinevad. Kostja kaubamärgi sõnaline osa on lindi kuju järgides poolkaares, hageja kaubamärk on sirgel tasapinnal. Erinev on ka tähestik ja kasutatud tähtede trüki kujundus. Kostja kaubamärgil on kujunduses kasutatud sõnalise osa taustana kaardus lehvivat linti, hageja kaubamärgil peale sõnalise osa muid kujunduselemente ei ole.
68.Eeltoodu põhjal leiab ringkonnakohus, et kõnealused kaubamärgid on üldmuljelt piisavalt erinevad, et eristada ühe tootja kaupu teise omadest ning seetõttu ei esine kaubamärkide segiajamise tõenäosust, sh vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumist varasemate kaubamärkidega. Hagi tuleb jätta rahuldamata ja menetluskulud TsMS § 162 lg 1 alusel hageja kanda.
Iko Nõmm
Ande Tänav
Malle Seppik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.