Intellektuaalse omandi kaitse › Intellektuaalse omandi kaitse

Asjaolud ja hageja nõue

sarnased. Kostja kasutas tähist „KODA STAY“ ja kodastay.com teenuste osas, mille suhtes on „KODA EHITUS“ kaubamärk kaitstud ja/või mis on samaliigilised teenustega, mille osas „KODA EHITUS“ kaubamärk on kaitstud. Esineb tõenäosus, et tarbija ajab kaubamärgid otseselt segamini või seostab nende omanikke. Esines suurenenud äravahetamise tõenäosus. Seega rikkus kostja hageja ainuõigust registreeritud kaubamärgile. Hageja ei ole andnud kostjale notariaalset ega muus vormis nõusolekut hageja registreeritud kaubamärgi osa kasutamiseks. Seda enam, et kostja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes on kaubamärk kaitstud. Ka hagi esitamise ajaks ei ole hagejani jõudnud kostja tahteavaldust vormistada vastavasisuline notariaalne nõusolek. Kostja vastuväited

domineerivaks osaks on spiraali eriline graafiline kujutis, mis moodustab 2/3 kogu märgi ulatusest, mis aga Kodasema OÜ kaubamärgil ja KODAstay tähistes puuduvad. KODAstay tähiste äravahetamine hageja kaubamärgiga ei ole usutav ega tõenäoline. Seega ei saanud hagejal kostja vastu nõuet olla ka KaMS § 14 lg 1 p 2 alusel. Maakohtu otsus

Kostja kasutatavad tähised

kodastay.com KODA stay

Seega on hageja kaubamärgi näol tegemist kombineeritud kaubamärgiga, mis koosneb kujutiselemendist ja sinises värvitoonis sõnakombinatsioonist „KODA EHITUS“. Kujutis on pintsiga tõmmatud keskpunktist alguse saav abstraktne joon, mis liigub spiraalselt keskelt

väljapoole ning lõpeb kujutise vasakus servas. Sõnaline osa langeb kokku hageja ärinime peamise osaga. Kumbki sõna ega ükski täht ei ole eraldi rõhutatud või esile tõstetud, s.o kogu sõnaline osa on esitatud võrdse rõhuasetusega. Kuivõrd hageja kaubamärk ei ole üksnes sõnamärk, vaid koosneb kujutise ja sõnade kombinatsioonist, tuleb välja selgitada selle märgi domineeriv osa, mis määrab kaubamärgi tervikmulje, mis on äravahetamise tõenäosuse hindamisel määrav. Domineeriv osa on spiraali eriline graafiline kujutis, mis moodustab 2/3 kogu märgi ulatusest. Kuigi hageja kaubamärgi ja kostja tähise sõnaline osa „KODA“ on ühised, on hageja kaubamärk ja kostja tähis visuaalselt erinevad. Hageja kaubamärk ja kostja tähis erinevad selle poolest, et kostja tähisel puudub kujunduslik osa, sh sinine värv ja sõna „EHITUS“. Hageja kaubamärgis puudub sõnaosa „STAY“. Kaubamärk ja tähis on ka foneetiliselt erinevad. Kuigi sõnaline osa „KODA“ on võrreldavatel tähistel häälduslikult kattuv, muudavad erinevad lõpuosad tähised tervikuna erinevateks. Nimelt häälduvad sõnad „EHITUS“ ja „STAY“ selgelt erinevalt. Sõna „EHITUS“ koosneb kolmest silbist „E-HI-TUS“ ning sõna „STAY“ on võõrsõna, mis koosneb ühest silbist. Kokkulangev sõna „KODA“ on kahesilbiline. Sõnaliste osade silpide koguarv on erinev. Seega on mainitud foneetilised erinevused tajutavad, kui vaidlusaluseid tähiseid hääldatakse. Lisaks on need erinevad kontseptuaalselt. Sõna „KODASTAY“ tähendab hoonesse, koju jääma, peatuma. Sõnal „KODASTAY“ puuduvad kontseptuaalsed seosed ehitamisega, ehitustöödega või spiraalidega. Võrreldavatel tähistel on erinev tähendus. Eelnevat silmas pidades leidis maakohus, et hageja kaubamärk ja kostja tähis ei ole sarnased ning nende äravahetamine tarbijate poolt ei ole tõenäoline. Lisaks ei ole ka kostja pakutavad teenused identsed ega samaliigilised teenustega, mille suhtes on hageja kaubamärk kaitstud. Kostja tegevusala on majutustegevus, mis kuulub Nizza klassi 43. Hageja kaubamärk nr 54091 ei ole registreeritud Nizza klassi 43. Nizza klassi 36 kuuluvate teenuste osas on hageja kaubamärk registreeritud kinnisvarateenuste, täpsemalt korterite üürimise ja rentimise suhtes. Kaubamärkide võrdlemisel loetakse kinnisvarateenused ja majutusteenused erinevateks teenusteks. Seega puudus võimalus, et kostja võiks kahjustada hageja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Vaidlus oli ka selle üle, kas hagejal oli oma kaubamärgi koosseisu kuuluva sõna „KODA“ kasutamiseks ainuõigus ja seega ka õigus keelata kostjal selle sõna kasutamine KaMS § 14 lg 1 p 2 järgi. Hageja kaubamärgi sõnaline osa „KODA“ on eesti tarbijaskonnale tuttav ja tavapärane eestikeelne sõna. Sõna on igapäeva keelekasutuses ka väga levinud. Sõna „KODA“ eraldi ei ole tähis, mis oleks suuteline täitma KaMS §-s 3 nõutavat kaubamärgi funktsiooni ja eristama ühe isiku kaupu/teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest/teenustest. Ka sõna „EHITUS“ on eesti tarbijaskonnale tuttav, tavapärane sõna ja sellel sõnal puudub eristusvõime. Sõnakombinatsioon „KODA EHITUS“ tähendab maja, hoone või kodu ehitamist. Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p-st 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, s.t kombineeritud kaubamärk omandab õiguskaitse just sellises kujunduses, millisena see registreeriti. Kuivõrd hageja kaubamärgi eristusvõimetuks ja järelikult ka mittekaitstavaks osaks on sõna „KODA“, siis puudub hagejal sellele sõnale ainuõigus. Tavapärases keelekasutuses kasutatavaid eristusvõimetuid sõnu ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Seega on hagejal õigus üksnes kombineeritud tähisele „KODA EHITUS + spiraali kuju“ sinises värvitoonis, s.t hagejal on õigus keelata teistel isikutel kasutada oma kaubamärki sellisel kujul, nagu see on registrisse kantud. Hageja ei ole kohtule esitanud tõendeid, et kostja oleks hageja

kaubamärki kasutanud. Seega ei riku kostja hageja ainuõigust registreeritud kaubamärgile KaMS § 14 lg 1 p 2 mõttes. Järgnevalt hindas kohus, kas kostja ärinimi on sarnane hageja kaubamärgiga ja rikub hageja kui kaubamärgiomaniku ainuõiguseid. Kuigi sõna „KODA“ kattub hageja kaubamärgil ja kostja ärinimes, erineb kostja ärinimi kaubamärgist selle poolest, et sellel puuduvad kujunduslik osa, sh sinine värv, ning sõna „EHITUS“. Samuti erinevad need tervikmuljelt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt. Sõna „KODA“ on levinud eestikeelne sõna. Seega ei ole ärinimi kaubamärgiga sarnane. Eelnevalt tuvastas kohus, et hageja ja kostja pakutavad teenused olid erinevad. Kostja pakutava majutusteenuse eripära seisneb asjaolus, et kostja kasutab Kodasema OÜ valmistatud ja viimasele kuuluva Euroopa Liidu kaubamärgi „KODA BY KODASEMA“ all turustatavaid väikeelamuid. Seega viitab kostja ärinimi pigem ühte gruppi kuulumisele Kodasema OÜ-ga, mitte hagejaga. Kostja ärinimi ei riku hageja õigusi. Viimaks hindas kohus, kas kostja kasutatav domeeninimi kodastay.com rikub hageja kaubamärgiomaniku ainuõiguseid. Domeeninimi erines hageja kaubamärgist selle poolest, et domeeninimel puuduvad kujunduslik osa, sh sinine värv, ning sõna „EHITUS“. Kaubamärgil puudub sõna „stay“ ja äriühingu liiki näitav täiend „OÜ“. Eelnevalt käsitletud tähiste visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne analüüs kehtib ka domeeninime kodastay.com osas ning vaatamata sõnaosa „KODA“ kokkulangevusele, on domeeninimi kodastay.com visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt selgelt kaubamärgist eristatav. Kostja domeeninimi ei riku hageja õigusi. Menetluskulud tuli tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 162 lg 1 alusel jätta hageja kanda. Maakohus parandas 06.11.2019 määrusega otsuses kostja nime ja asendas KodaAstay OÜ nimega KODAstay OÜ ning lisas kostja lepingulise esindajana vandeadvokaadi abi Peeter Paul Mõtsküla. Apellatsioonkaebus

kostja kasutatava tähisega. Lisaks omistas kohus kõnealuste teenuste tarbijale üllatusliku omaduse. Keegi ei ole menetluses väitnud, et vastavate teenuste tarbija on arukas. Maakohus keskendus otsuses vaid Nizza klassile 43 ja leidis põhjendamatult, et kostja tegevus ei kattuvat Nizza klassis 36 märgitud tegevustega. Ometi põhistas hageja hagis ja tõi selle välja ka kohtuistungil, et kostja pakkus mh selliseid teenuseid nagu kinnisvara üürimine, rentimine, korterite üürimine, rentimine, mis kõik kuuluvad Nizza klassi 36. Seejuures jättis maakohus tähelepanuta, et kostja soovis KODAstay tähist EUIPO-s registreerida klassis 36. Kuigi kostja võttis taotluse tagasi, ei tähenda see, et kostja ei paku teenuseid, mis ühtivad Nizza klassis 36 sisalduvate teenustega. Kohus ei arvestanud kostja ärinime vaidluse osas hageja väitega, et kostja kasutas tähist „KODAstay“ enda teenuste reklaamimiseks ja samastamiseks. Vastus apellatsioonkaebusele

et kostja ei pakkunud Nizza klassi 36 kuuluvaid teenuseid, ei arvestanud ärinime vaidluses väitega, et kostja kasutas tähist „KODAstay“ enda teenuste reklaamimiseks ja samastamiseks). Hageja väitel nähtus EUIPO väljavõttest „KODA STAY“ kaubamärgi registreerimise taotluse kohta, et kostja osutas hagejaga samaliigilisi teenuseid, s.t Nizza klassi 36 kuuluvaid teenuseid. Esmalt märgib ringkonnakohus, et EUIPO-le esitatud kaubamärgi registreerimise taotlusest ei saa teha tõsikindlat järeldust, et hageja ja kostja osutavad samaliigilisi teenuseid. Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamiseks ei pea taotleja seda juba kasutama teenuste osutamisel klassides, milles soovitakse kaubamärgi kaitstust, piisab kavatsusest. Kohustus kaubamärki registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks tegelikult kasutada tekib alles pärast selle registreerimist. Teiseks, vastavalt KaMS § 12 lg-le 4 ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2436, 16.12.2015, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) artikkel 39 lg-s 7 on sätestatud, et kaupu ja teenuseid ei peeta üksteisega sarnasteks selle põhjal, et nad kuuluvad samasse Nizza klassifikatsiooni klassi. Kaupu ja teenuseid ei peeta üksteisest erinevaks selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni erinevatesse klassidesse. Ringkonnakohus nõustub sarnaselt maakohtuga patendivolinik U. Kauleri poolt avaldatuga, et majutusteenust ja kinnisvara üürimist, rentimist ei saa pidada samaliigiliseks teenuseks. Peamiseks erisuseks on asjaolu, et majutusteenus hõlmab endas hulga rohkem teenuseid, kui on kinnisvara üürimine, rentimine. Nii eeldab majutusteenuse pakkumine ka mööbli olemasolu, toitude ja jookide pakkumist, mida kinnisvara üürimine, rentimine ei eelda. Lisaks on kinnisvara üürimise, rentimise oluliseks eelduseks kinnisvara olemasolu, mis majutusteenuse osutamiseks tingimata tarvilik ei ole. Majutusteenust võib osutada ka hoonetes, mis on teisaldatavad ja ei ole seetõttu saanud kinnisasja osaks (hooned, mille kasutamise teenust kostja võimaldab, on teisaldatavad). Seonduvalt ülalmärgitud teemaga kõrvaldab ringkonnakohus järgnevalt minetuse maakohtu otsuses osas, milles maakohus jättis põhjendamata, miks ta ei arvestanud hageja esindaja 13.09.2019 kohtuistungil avaldatuga, et hageja ja kostja osutatavad teenused on samaliigilised, sest kostja osutab bürooruumide, nõupidamisruumide rentimise teenust tähise „KODAstay“ all. Tõepoolest väitis hageja 13.09.2019 toimunud kohtuistungil, et kostja osutab ka Nizza klassi 36 kuuluvaid teenuseid, kui üürib kinnisvara välja väikese bürooks või nõupidamisruumiks (tlk 81). Hageja selle kohta tõendeid ei esitanud ja kostja vaidles hageja väitele vastu (tlk 81). Vastavalt TsMS § 5 lg-tele 1 ja 2 menetletakse hagi poolte esitatud asjaolude ja taotluste alusel, lähtudes nõudest; kusjuures pooltel on võrdne õigus ja võimalus oma nõuet põhjendada ja vastaspoole esitatu ümber lükata või sellele vastu vaielda. Pool määrab ise, mis asjaolud ta oma nõude põhjendamiseks esitab ja milliste tõenditega neid asjaolusid tõendab. Kumbki pool peab hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti (TsMS § 230 lg 1). TsMS § 436 lg 2 kohaselt rajab kohus otsuse üksnes asjas esitatud ja kogutud tõenditele. Seega ei saanud maakohus kirjeldatud väitele lahendi tegemisel tugineda. Veel heitis hageja maakohtule ette, et viimane ei põhjendanud, miks ta jättis lahendi tegemisel arvestamata 01.03.2019 patendivolinik A. Sehveri arvamusega, kus oli avaldatud, et vaadeldavad kaubamärgid olid sarnased kokkulangeva sõnalise elemendi „KODA“ poolest, mis oli ühtlasi peamine eristav element hageja kaubamärgis ja kostja tähistes. Kirjeldatud arvamusele vastukaaluks avaldas patendivolinik U. Kauler, et sõna „koda“ ei ole eristusvõimeline. Patendivolinik A. Sehver ei ole põhjendanud, millele tuginedes on ta andnud arvamuse, et sõna „koda“ on eristusvõimeline ja on avaldanud vaid, et kõnealune sõna on normaalse olemusliku eristusvõimega (tlk 27). Seda olukorras, kus ta on ka ise välja toonud, et

tegu on eesti keeles laialt levinud sõnaga, mida kasutatakse Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt vähemalt kaheksas erinevas kontekstis, kusjuures primaarselt tähistab see ürgset elamut, maja, hoonet, kodu. Kasutades sõna „koda“ äriregistri otsingut tehes, saab vasteks 1191 nimetust. Tavapärases keelekasutuses olevaid eristusvõimetuid sõnu ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Seega ei ole usaldusväärne patendivolinik U. Kauleri poolt väidetu sõna „koda“ osas. Viidatud sõna laiast levikust ehitus-, kinnisvara- ja majutusteenuste valdkonnas nähtub, et sellel puudub eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses. See ei ole suuteline eristama ühe isiku kaupu/teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest/teenustest. Hageja kaubamärki ja kostja tähiseid tuli vaadelda tervikuna. Kolmandast tõendist, mille analüüsimata jätmist hageja maakohtule ette heitis, s.o EV 05.08.2019 kirjast, ei saanud järeldada, et hageja kaubamärk ja kostja tähised on äravahetamiseni sarnased. Teadmata on, mis asjaoludel EV kõnealuse kirja kirjutas ning kui ta ka oli hageja kaubamärgi ja kostja tähise omavahel ära vahetanud, siis ei saa ühest ekslikult saadetud kirjast teha järeldust, et kõnealust teenust kasutavad tarbijad, kelle osas on menetluspooled olnud arvamusel, et tegu on tavapärasest tähelepanelikumate inimestega, EVga sarnaselt eksivad. Hageja tõi kohtu ette vaid ühe kirja, kuigi hageja ja kostja on ühiselt turul eksisteerinud juba 2017. aasta märtsist (tlk 12). Kuigi menetluse käigus kasutati kõnealuste teenuste tavatarbija kirjeldamiseks sõna „tähelepanelik“ ja maakohus kasutas lisaks ka sõna „arukas“, ei saa sellest järeldada, et maakohtu lahend oli selles osas üllatuslik. Kirjeldades inimest kui tähelepanelikku, omistatakse talle positiivne omadus, mis reeglina väljendub lõppastmes kaalutletud (arukates) otsustes. Seega ei omistanud maakohus asjaomasele avalikkusele üllatuslikku omadust, vaid parafraseeris mõtet, mida on avaldanud esmalt patendivolinik U. Kauler ning millega menetlusosalised on nõustunud. Viimaks peab ringkonnakohus vajalikuks välja tuua, et KaMS § 14 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. Seega on viidatud sätte kohaldamiseks oluline esmajoones tuvastada, et kaitstud kaubamärk ja vaidlusalune tähis on identseid või sarnaseid, mistõttu on selle äravahetamine tarbija poolt tõenäoline. Kui need ei ole sarnased, siis puudub vajadus järgnevalt analüüsida, kas kaubamärki/tähist kasutatakse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste puhul. Kuivõrd maakohus tuvastas, et hageja kaubamärk ja kostja tähised ei olnud sarnased, puudus vajadus järgmist sätte kohaldamise eeldust kontrollida. Kuivõrd maakohus jättis hagi õigesti rahuldamata, jaotas maakohus õigesti ka maakohtus kantud menetluskulud, jättes need TsMS § 162 lg 1 alusel hageja kanda.

/allkirjastatud digitaalselt/ Meeli Kaur

/allkirjastatud digitaalselt/ Mati Maksing

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.