Eesistuja Gaida Kivinurm, liikmed Meeli Kaur ja Indrek Soots
Otsuse tegemise aeg ja koht
05.06.2019, Tallinn
Tsiviilasja number
2-17-9843
Tsiviilasi
McDonald’s International Property Company Ltd hagi Future Enterprises Pte Ltd vastu kaubamärgi MacCoffee 3 in 1 + kuju õiguskaitset välistava asjaolu tuvastamiseks
Vaidlustatud kohtulahend
Harju Maakohtu 26.06.2018 otsus
Kaebuse esitajad, kaebuse liik McDonald’s International Property Company Ltd. ja tsiviilasja hind apellatsiooni- apellatsioonkaebus, 3500 eurot menetluses Future Enterprises Pte Ltd vastuapellatsioonkaebus, 3500 eurot Menetlusosalised esindajad
ja
nende Hageja (apellant/vastustaja): McDonald’s International Property Company Ltd. (asukoht 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Ameerika Ühendriigid), esindaja patendivolinik Mikas Miniotas Kostja (vastuapellant/vastustaja): Future Enterprises Pte Ltd (asukoht 31 Harrison Road, #08-01 Food Empire Suites, 369649 Singapur), esindaja patendivolinik Linnar Puusepp
Menetluse liik
Kirjalik menetlus
RESOLUTSIOON:
1.Jätta Harju Maakohtu 26.06.2018 otsus muutmata ja apellatsioonkaebus rahuldamata.
2.Jätta vastuastuapellatsioonkaebus läbi vaatamata.
3.Maakohtu ja ringkonnakohtu menetluskulud jätta McDonald’s International Property Company Ltd kanda.
4.Välja mõista McDonald’s International Property Company Ltd-lt 1500 eurot ringkonnakohtu menetluskulude hüvitamiseks Future Enterprises Pte Ltd kasuks.
5.Hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt tuleb McDonald’s International Property Company Ltd-l tasuda viivist VÕS § 113 lg 1 teises lauses ettenähtud ulatuses alates menetluskulude suurust kindlakstegeva lahendi jõustumisest kuni lahendi täitmiseni. Edasikaebamise kord Otsuse peale võib kassatsiooni korras edasi kaevata, esitades kaebuse vahetult Riigikohtule 30 päeva jooksul otsuse kassaatorile kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie kuu möödumist otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Hagimenetluses Riigikohtus võib menetlusosaline menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel. Menetlusosaline võib ise esitada menetlusabi saamise taotluse, samuti esitada teise menetlusosalise kaebuse või muu taotluse kohta seisukohti ja vastuväiteid. Menetlusabi taotlemise selgitus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 187 lg 6 kohaselt peab seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema menetlusabi taotleja tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist. Hagi ja selle aluseks olevad asjaolud
1.McDonald’s International Property Company Ltd. (hageja) esitas 26.06.2017 Harju Maakohtule hagiavalduse Future Enterprises Pte Ltd (kostja) vastu kaubamärgi „MacCoffee 3 in 1 + kuju“ õiguskaitset välistava asjaolu tuvastamiseks.
2.Hagiavalduse kohaselt kuuluvad hagejale Eestis registreeritutena kaubamärgid McDONALD ́S, BIG MAC, McMUFFIN, McNUGGETS, MAC FRIES, McCHICKEN, McDRIVE, McSUNDAE, FISH MAC, McROYAL, McBACON, McWALK, McGRISPY, McSALAD SHAKER,McFLURRY ja Euroopa Liidu kaubamärgid McROYAL, McFEAST, EGG McMUFFIN, McPIZZA, McCHICKEN, CHICKEN Mc NUGGETS, McNUGGETS, McBACON, McSNACK, McEXPRESS, McWORLD, McKIDS, McCAFE, McDONALD ́S, McDRIVE, BIG MAC, McRECYCLE, MACFISH, McHAPPY DAY, McFLURRY, McGRISPY, McSALAD, McNET, McRIB, McPORK, McSHAKER, McMAGINATION, McCORSTY, McINTERNET, McCHOISE, GREEK MAC, PITAMAC, MCMUFFIN, MCTOAST, MCFISH, McMARINS, McGRIDDLES, McCAFE, MCD, McNUGGET.
3.Hageja poolt 1940. a. asutatud McDonald ́s on maailma juhtiv kiirtoitlustusfirma. Eestis on 10 McDonald ́si restorani ning 2 McCafé kohvikut.
4.Kaubamärgilehest nr 12/2012 nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse kostja kaubamärgile MacCoffee 3 in 1 klassi 30 kuuluvate kaupade „lahustuva kohvi segud“ osas. Hageja vaidlustas kaubamärgi registreerimise Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis (TOAK) kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel (suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud; äravahetamise tõenäosus ning maine ja eristusvõime kahjustamine ja/või ärakasutamine). TOAK tuvastas kaubamärkide tervikuna erinevuse ja õiguskaitset välistava asjaolu puudumise. KaMS § 41 lg 5 kohaselt võib hageja esitada kostja vastu hagi õiguskaitset välistava asjaolu tuvastamiseks.
5.Hageja leiab, et kostja kaubamärgi registreerimine on väär. Kostja kaubamärk rikub hageja varasemaid kaubamärgiõigusi, mis tulenevad kaubamärgist McCAFE ja tema
tuntud mainekast eesliitest Mc, mis on hageja kaubamärkide pere ühilduv osa. Kostja kaubamärgi MacCoffee 3 in 1 registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Hageja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p-de 2 ja 6 mõttes. Hagejale kuuluvad Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad kostja kaubamärgi taotluse esitamise ajast (29.09.2009). Kõik hagiavalduses märgitud hageja kaubamärgid on varasemad kostja kaubamärgist.
6.Hageja arvates on kostja kujutiskaubamärk MacCoffee 3 in 1 sarnane hageja EL sõnalise kaubamärgiga McCAFE. Hageja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb sõnast McCAFE. Kostja kaubamärk on kujutismärk, mis koosneb sõnast MacCoffee, kohvitassist, millele on kirjutatud MacCoffee, kohviubadest ja ovaalis tähisest 3 in 1.
7.Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (C-251/95) peab äravahetamise tõenäosust hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki asjasse puutuvaid tegureid. Kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse hinnang peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.
8.Hageja kaubamärgis on sõna McCAFE visuaalselt domineeriv element. Kostja kaubamärgitaotluses on kaubamärgis sisalduvat sarnast sõna MacCoffee kasutatud domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Kaubamärgid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee. Mõlemad sõnad algavad M tähega ja lõpevad tähega E. Mõlemas märgis kordub silmatorkav kahe C tähe kasutus cC. Mõlema märgi puhul on tegemist kahest sõnast kokkuliidetud tähisega, mille osad Mac ja Mc ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased. Visuaalne sarnasus tuleneb mõlema kaubamärgi koosseisu kuuluvatest domineerivatest sõnadest McCAFE ja MacCoffee.
9.Kaubamärgid on foneetiliselt identsed või vähemalt äärmiselt sarnased (Üldkohtu otsus T-518/13, p 27-28). Hageja kaubamärk koosneb kolmesilbilisest sõnast [MC], [CA], [FE] ja kostja kaubamärgi domineeriv element samuti kolmesilbilisest sõnast [MAC], [CO], [FFEE]. Esimesi silpe [MC] ja [MAC] hääldatakse identselt [MÄK]. Teine ja kolmas silp [CA], [FE] ja [CO], [FFEE]on häälduselt sarnased.
10.Mis puutub kontseptuaalsesse sarnasusse, siis eesti keeles Mc ja Mac tähendust ei oma. Inglise keelt kõnelevad tarbijad võivad tajuda Mc ja Mac kui Gaeli perekonnanimede eesliidet, mida saab vahet tegemata kirjutada kas mc või mac. Inglise keeles tähendab CAFE kohvikut ja COFFEE kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas tähisega Mc seondub McDonald ́s. Sõna DONALDS tajuvad tarbijat perekonnanimena.
11.3 in 1 tähendab kolm ühes ja viitab sellele, et antud kohvijook koosneb kolmest osast (tõenäoliselt kohv, piim ja suhkur). Seega võivad tarbijad tajuda kostja kaubamärki viitena kohvijoogile, mille on tootnud Šoti või Iiri päritolu isik. Hageja kaubamärki võivad tarbijad tajuda kui Šoti või Iiri päritolu isikut. Seega on kaubamärkidel teatav kontseptuaalne sarnasus.
12.Kostja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 (lahustuva kohvi segud) on identne hageja kaubamärgi McCAFE kaupade loeteluga klassis 30 (kohv, kohvi asendusained). Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (C-39/97) võib väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa. Kaupade identsusest tulenevalt on antud juhul kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem. Äravahetamise tõenäosuse olemasolu määrab risk, et avalikkus võib arvata, et kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest (C-251/95).
13.Kostja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 tulenevalt hageja kaubamärgi McCAFE mainest ja eristusvõimest. Kuigi KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise tingimuseks on sättes märgitu kohaselt vaid kaupade või teenuste erinevus,
on Euroopa kohus juba 10 aastat viljelenud praktikat sätte kohaldamiseks ka samaliigiliste ja identsete kaupade ja teenuste puhul (C-292/00, C-65/12, p 68). Selline praktika kajastub ka Euroopa parlamendi ja Nõukogu 16.12.29015 direktiivis (art 5.3 (a)). Täidetud on eeldus, mille kohaselt peab hageja kaubamärk olema varasem (KaMS 10 lg 3), kaubamärkide sarnasust ning hageja kaubamärgi mainet on hageja tõendanud (sarnasus - hagiavalduse p-des 4.1.3,4.1.18; maine - p-des 4. 2.13, 4.2.40). Asjaolu, et kostja kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta peab tekitama ohu, et varasema EL kaubamärgi eristusvõimet või mainet võidakse ära kasutada, tõendavad hagiavalduse p-d 4.2.41-4.2.64. Hageja peab tõendama kaubamärkide sarnasust, mitte nende äravahetamise tõenäosust (C-487/07, p 36).
14.Kostja kaubamärgi domineeriv tähis MacCoffee põhjustab selle, et asjaomane avalikkus seostab tähist hageja kaubamärkidega (C-487/07, p-d 40-41). Hageja kaubamärk McCAFE on kõrge eristusvõimega ning mainekas. Kaubamärgi maine tõendamiseks piisab selle tõendatusest liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (C-125/14, p 25). Seega ei pea hageja tuginema maine olemasolule Eestis enne 29.09.2009. Euroopa kohtupraktika kohaselt eeldab mõiste „maine“ asjaomase avalikkuse hulgas teatavat tuntuse taset (C-301/07, p-d 21,24). Hagejal oli 31.12.2008 seisuga Euroopas 754 McCAFE kohvikut, 2009. a. lisandus 272 McCAFE kohvikut. Taotluse esitamise hetkel olid hageja McCAFE kohvikud 19-s EL liikmesriigis (70% liikmesriikidest).
15.Eristusvõime ja maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriume on Euroopa Kohus tõlgendanud otsustes C-252/07, C-197/07. Kostja kaubamärgi registreerimine kahjustab hageja mainekate McCAFE kaubamärkide eristusvõimet (C 408/01). Hageja kaubamärgid on suure eristusvõimega nii olemuslikult, kui ka intensiivse kasutuse tõttu. See tuleneb hageja aktiivsest tegutsemisest üle maailma, mille tulemusena on välistatud sarnaste kaubamärkide kasutamine ja on kindlustatud hageja kaubamärkide ainulaadsus. Seega vähendab ja kahjustab kostja kaubamärk suure sarnasuse tõttu hageja kaubamärkidega seda eristusvõimet, mida hageja kaubamärgid omavad.
16.Vastuolu on ka hageja kaubamärgi McDonald ́s ja teiste Mc eesliitega kaubamärkide maine ja eristusvõimega (hagiavalduse p 4.3). Hagejale kuulub Mc eesliitega 16 Eesti rahvuslikku kaubamärki ja 40 EL kaubamärki. Tegemist on maailma TOP 10 kuuluva kõige väärtuslikuma kaubamärgiga. Kaubamärgi McDonald ́s maine ja tuntus kandub üle ka teistele Mc eesliitega kaubamärkidele. Tarbijad on harjunud, et hageja tooteid ja teenuseid tähistatakse eesliitega Mc või MAC.
17.Puudub alus TsMS § 371 lg 1 p 3 kohaldamiseks, kuna hageja on kinni pidanud seadusega sätestatud korrast ja on läbinud kohtueelse menetluse. Seaduses puuduvad sätted, mis kohustaksid hindama, kas hagiavalduse esitamisel tugineti samadele alustele kui TOAK-s või mitte. Kostja vastuväited hagile
18.Kostja vaidlustab hagi menetlusse võtmise hagiavalduse p-s 1.4 loetletud varasemate õiguste suhtes, kuna selles osas ei ole kohustuslikku kohtueelset menetlust läbi viidud (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) § 38 lg 2, TsMS § 371 lg 1 p 3). Muus osas palus kostja jätta hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda.
19.Kostja lähtus MacCoffee kohvijoogi kaubamärgi väljatöötamisel 1994. a. Venemaa turust ja Venemaal esiletõusvast keskklassist, kes hindas demokraatlikke ja läänelikke väärtusi. Kuna sõna mac kasutatakse paljude läänelike nimede eesliitena (Šoti keeles viide pojale, Ameerikas pöördumisena mehe poole, kelle nime ei teata), väljendas sõna
Mac liidetuna sõnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida kostja soovis sellel hetkel oma toodetega seostada. Kostja ei lähtunud oma kaubamärgi väljatöötamisel kiirtoiduketi McDonald ́s nimest. 1997. aastaks oli MacCoffee saanud tuntuimaks kohvisegude brändiks Venemaal, mis tõi kaasa kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele.
20.Eestis on MacCoffee kohvijooke turustatud aastaid enne vaidluse objektiks oleva kaubamärgitaotluse esitamist. Seega teadsid Eesti tarbijad kostja toodet ja kaubamärki MacCoffee 3 in 1+kuju enne hageja kaubamärgi McCafe taotlemist kohvi ja kohvi aseainete osas (18.04.2008).
21.Kostja kaubamärk ei ole äravahetamiseni sarnane hageja varasemate kaubamärkidega. Kostja kaubamärk koosneb nii sõnalistest kui ka kujunduslikest elementidest: MacCoffee ja 3 in 1, MacCoffee logo kandvast triibuga kohvitassi kujutisest, mis paikneb kaubamärgi vasakus alumises nurgas viltuses asendis kohviubade keskel ning milles on aurav kohv, kohviubadest ja MacCoffee logost tassi kohal ning ovaalsest 3 in 1 kujundusest nende eriomases paigutuses. Hageja kaubamärk on sõnaline tähis McCAFE, millel kujunduslikud elemendid puuduvad. Seega erineb kostja kombineeritud kaubamärgi üldmulje hageja kaubamärgi üldmuljest lisaks sõnalise osa erinevustele ka kujunduslike elementide tõttu.
22.Visuaalselt koosneb kostja kaubamärgi sõnaline osa eesliitest Mac, sõnast Coffee ja elemendist 3 in 1, sisaldades kokku 9+4 tähte. Hageja kaubamärk koosneb eesliitest Mc ja lühikesest sõnast CAFE, kokku 6 tähte. Seega on kostja kaubamärgi sõnaline osa pikem hageja kaubamärgist. Kostja kaubamärk sisaldab eristavaid elemente ja koheselt on märgatav ka topelt tähtede sisaldumine kaubamärgis. Kuna kostja kaubamärk on nii kujunduselementide kui ka sõnaliste osade poolest hageja kaubamärkidest erinev, on kaubamärgid visuaalselt erinevad.
23.Foneetiliselt saab võrrelda kaubamärkide sõnalisi osi. Hageja kaubamärk kõlab selgelt lühemalt kui kostja kaubamärk. Erinevad on nii sõnade arv kui ka sõnarõhkude paigutused: McCAFE [mä ́kkafe] vs MacCoffee 3 in 1 [ma ́kko ́ffii kolm in üks].
24.Kontseptuaalsest aspektist on mõlemad kaubamärgid rohkem või vähem seotud kohviga, kuid nende tähendused on erinevad. Hageja kaubamärgid, sisaldades sõna CAFE viitavad kohvikule kui kohale, kus pakutakse kohvikuteenuseid. Kostja kaubamärk sisaldades sõna Coffee, viitab kohvile kui joogile. Sellist kontseptuaalset erinevust rõhutab veelgi kostja kaubamärgi kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate kaubamärkide tervikpilt (kohvik) on kooskõlas kaubamärkide reaalse kasutamisega. Kaubamärki McCAFE kasutataksegi üksnes kohvikuteenuste osutamiseks, mitte kohvivalmistusainete müümiseks. Seega on kaubamärgid kontseptuaalselt ja semantiliselt erinevad.
25.Hageja kaubamärgid on registreeritud: McCAFE nr 37824 klassi 43 teenustele, McCAFE nr 000058438 klassi 42 teenustele ja McCAFE nr 006870851 klasside 29 ja 30 (võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised, leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur) kaupadele. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade loetelude sarnasuse (samaliigilisuse) hindamisel arvesse võtta kõiki nende konkreetsete kaupadega seonduvad asjaolusid, mh kaupade olemus, lõpptarbijate ring, kasutamise meetodid, kas kaubad on turul konkureerivad või üksteist täiendavad (C39/97, p 23). Arvesse võib võtta ka teisi faktoreid, sh kaupade turustuskanaleid (T48/06, p 38).
26.Kostja kasutab oma kaubamärki väga spetsiifiliste kitsa ringi kaupade, lahutuva kohvi segude, tähistamiseks. Toode on tarbijatele saadav harilikest toidukauplustest, eesmärgiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vähe aega. Hageja McCAFE
kaubamärgid nr 37824 ja nr 000058438 on registreeritud klasside 43 ja 42 teenuste osas (toiduasutuste pidamine, ja seal tarbijatele toitlustusteenuste osutamine), mis olemuslikult erinevad lahustuva kohvi segude tootmisest ja turustamisest toidukauplustes.
27.Hageja esitas kaubamärgi taotluse 18.04.2008. Kostja oli selleks ajaks turustanud oma kaubamärki MacCoffee 3 in 1 + kuju kandvaid tooteid laialdaselt ka Eestis, mistõttu tarbijad teadsid kostja kaubamärki ja toodet (lahustuvat kohvi). Kostja toodet oli võrreldud teist sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Tulenevalt pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui väljaspool Eestit ning kaubamärgi tutvustamist ajakirjanduses ja spordivõistluste ülekannetes, oli kostja kaubamärk 18.04.2008 seisuga Eesti tarbijate hulgas tuntud.
28.Kuna vastandatavad kaubamärgid on üldmuljelt üksteisest piisavalt erinevad, ei esine nende äravahetamise tõenäosust KaMS mõistes ka identsete kaupade puhul.
29.Kostja kaubamärk ei kasuta ära ega kahjusta hageja McCAFE kaubamärkide ega teiste Mc eesliitega kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Kostja esitas kaubamärgi registreerimise taotluse 29.09.2009. Hageja peaks tõendama oma kaubamärkide tuntust ja mainet Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga. Hageja esitatud tõendid aga nimetatut ei tõenda. Kuna vaadeldavad kaubamärgid ei ole sarnased, ei esine kostja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-s 3 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Esimese astme kohtu otsus
30.Harju Maakohtu 26.06.2018 otsusega jäeti hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda. Maakohus määras kostja menetluskulude rahaliseks suuruseks 7320 eurot ning mõistis hagejalt kostja kasuks välja menetluskulud 7320 eurot ning määras, et menetluskuludelt kuulub tasumisele viivis.
31.TOAK-i 23.03.2017 otsusest nr 1448-o (I kd, tl 118-131) tuleneb, et TOAK on lähtunud ka hageja poolt esitatud asjaolust varasemate õiguste kohta (otsuse osa „Asjaolud“ eelviimane lõige). Seega puudub alus hagi läbi vaatamata jätmiseks seoses kostja poolt viidatud varasemate õiguste suhtes kohtueelse menetluse mitteläbiviimisega.
32.Hageja nõude õiguslik alus on KaMS § 10 lg 1 p 2. Selle sätte kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidluse lahendamisel arvestab kohus lisaks KaMS-i käsitlevale siseriiklikule kohtupraktikale Euroopa Kohtu ja Üldkohtu praktikat (RKTKo nr 3-2-1-4-06, p 31 esimene lõik).
33.Hageja ja kostja kaubamärgi puhul on tegemist osaliselt samaliigiliste kaupadega hageja kaubamärgi McCAFE nr 006870851 klassi 30 kaupade puhul. Kui taotletava kaubamärgiga tähistatavad kaubad ja varasemate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on samaliigilised, identsed, tuleb kontrollida, kas kõnealuste märkide vaheline sarnasus on piisavalt suur järeldamaks, et nende kaubamärkide segiajamine on tõenäoline. Tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või teenuste keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (RKTKo nr 3-2-1-77-10, p 11, C-251/95, p 23, C-342/97, p 25, T-684/13, p 42, C-334/05, p-d 34–36). Tuleb ka eeldada, et keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (C-93/16, p 41, C-147/14, p-d 21 ja 25).
34.Tervikuna võrreldes on kaubamärgid sõnalises osas foneetiliselt ja kirjapildilt erinevad. Kaubamärgid ei ole segiaetavad kirjapildilt ega ka seetõttu, et kostja kaubamärk sisaldab kujunduslikke elemente, mida tuleb arvestada kaubamärkide kui tervikute visuaalsel võrdlemisel. Visuaalselt on poolte kaubamärgid kujunduselt erinevad. Kõnealused kaubamärgid on üldmuljelt piisavalt erinevad, et eristada ühe tootja kaupu teise omadest ning seetõttu ei esine kaubamärkide segiajamise tõenäosust, sh vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumist varasemate kaubamärkidega.
35.Tarbija tähelepanu hindamise eesmärk on selgitada välja vaidlusaluste kaubamärkidega tähistatud toodete äravahetamise tõenäosus. KaMS § 10 lg 1 p 2 tuleb sisustada selliselt, et äravahetamine (segiajamine) on tõenäoline, kui üldsus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.
36.Hageja ja kostja kaubamärgid ei ole visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Hagejale ei kuulu käesoleva vaidlusega seonduvaid kombineeritud kaubamärke. Hageja kaubamärgid on sõnamärgid, milledeks on McCAFE ja teised sõnamärgid, mis sisaldavad eesliidet Mc. Seevastu kostja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalisi osi ja kujunduslikke elemente. Kostja kaubamärgi sõnalisteks osadeks on MacCoffee, mis asub kaubamärgi ülemises osas keskel ja 3 in 1, mis paikneb tumeda ovaali sees kaubamärgi parempoolses osas kohvitassi alumise osa ning kohviubade ülemise osa kõrgusel. Kostja kaubamärgi kujunduslikeks elementideks on kohvitass, millel on logo MacCoffee, mis paikneb kaubamärgi vasakpoolses alumises osas keset kohviube, ning kohvioad, mis asuvad kaubamärgi vasakpoolses alumises osas.
37.Hageja ja kostja kaubamärkide sõnalised osad McCAFE ja MacCoffee omavad erinevat tähendust, kohvik ja kohv, ning on erinevas kirjaviisis.
38.Kohtu arvates on tarbijale kaubamärgi puhul silmatorkavamaks osaks pildi, mitte teksti osa. Seega jäävad tarbijale kostja kombineeritud kaubamärgi puhul silma eelkõige kujunduslikud elemendid, mis hõlmavad kaubamärgi pinnast oluliselt suurema osa kui sõnaline osa MacCoffee, mille tõttu hageja peab kaubamärke eelkõige äravahetamiseni sarnasteks.
39.Ka kontseptuaalselt on kaubamärgid erinevad. Hageja kaubamärk McCAFE tähendus on kohvik, st koht. Kostja kaubamärgi sõnaline osa MacCoffee tähendab aga kohvi – jooki. Inglise keelt mitteoskavad tarbijad võivad sõnade tähendust mitte eristada. Sellisel juhul omavad kaubamärkide eristusvõime hindamisel suuremat tähtsust kaubamärkide visuaalne ja foneetiline aspekt. Kaubamärkide sõnalisele sarnasusele hinnangu andmisel tuleb lähtuda kaubamärgi sõnaliste osade kui terviku võrdlemisest. Lisaks tuleb silmas pidada, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon, mis tähendab, et kaubamärki tuleb vaadata sellisena, nagu see on registreerimiseks esitatud.
40.Peale selle on kostja turustanud „MacCoffee 3 in 1+kuju“ kaubamärki kandvaid tooteid Eestis enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist. Seega on Eesti tarbijale kostja kaubamärgiga tähistatud tooted tuntud juba varasemast. See teadmine aitab tarbijal teha vahet hageja ja kostja kaubamärkidel.
41.Arvestades, et kohus tuvastab vastandlike kaubamärkide erinevuse määral, mis ei anna põhjust nende segiajamiseks, ei saa kostja kaubamärk MacCoffee kahjustada hageja kaubamärgi McCAFE mainet. Erinevuse tõttu ei saa kostja kaubamärk kahjustada hageja kaubamärkide eristusvõimet ja mainet ega põhjustada viimaste ebaausat ärakasutamist nagu on hageja avaldanud hagiavalduse p-des 4.2.50, 4.2.52-4.2.53, 4.2.57 jj.
Apellatsioonkaebus
42.Hageja palub apellatsioonkaebuses maakohtu otsuse tühistada ning teha asjas uus otsus, millega hagi rahuldada ja jätta menetluskulud kostja kanda.
43.Maakohus ei ole hinnanud kaubamärkide sarnasust kõikide faktiliste asjaolude osas, millele hageja on hagiavalduses tuginenud. Maakohus ei ole kõikidele õiguskaitset välistavatele asjaoludele KaMS § 10 lg 1 p 3 mõistes hinnangut andnud ega ole selles osas oma otsust põhjendanud.
44.Hageja arvates loovad tema Mc eesliitega kaubamärgid kaubamärkide pere ning tarbijad on harjunud sellega, et hageja tooteid ja teenuseid tähistatakse eesliitega „Mc“ või MAC. Kostja on loonud kaubamärgi, mis on sarnane hageja eelmainitud kaubamärkidega ning tarbijad võivad arvata, et see kuulub hageja kaubamärkide perre.
45.Kuigi seadus ei näe otseselt ette seeria kaubamärke on Euroopa Kohus andnud selle kohta oma tõlgenduse kohtuasjas T-194/03 Bainbirdge: „Tuleb märkida, et juhul kui ühenduse kaubamärgi taotlusele esitatud vastulause põhineb mitmel varasemal kaubamärgil ja neil kaubamärkidel on tunnused, mis võimaldavad neid pidada samasse „seeriasse" või „perekonda" kuuluvateks — mis võib toimuda eelkõige juhul, kui need sisaldavad täies ulatuses sama eristavat elementi koos neid üksteisest eristava lisatud graafilise või sõnalise elemendiga, või juhul, kui neid iseloomustab algupärase kaubamärgi osaks oleva sama ees- või järelliite kordumine —, siis kujutab selline asjaolu endast asjakohast tegurit segiajamise tõenäosuse olemasolu hindamisel“ (p 123). „Sellistel juhtudel võib segiajamise tõenäosus tekkida taotletava kaubamärgi ja varasemate seeriakaubamärkide seostamise võimalusest, kui taotletaval kaubamärgil on viimastega sarnasusi, mis võivad panna tarbija arvama, et see kuulub samasse seeriasse ja et järelikult on sellega tähistatud kaupadel sama kaubanduslik päritolu kui varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupadel või sellega seotud päritolu. Niisugune taotletava kaubamärgi ja varasemate seeriakaubamärkide seostamise tõenäosus, mis võib kaasa tuua vastandatud tähistega tähistatud kaupade kaubandusliku päritolu segiajamise, võib esineda isegi juhul, kui — nagu käesolevas asjas — taotletava kaubamärgi ja varasemate ükshaaval vaadeldud kaubamärkide võrdlus ei võimalda tuvastada otsest segiajamise tõenäosust. Sellisel juhul ei tulene tõenäosus, et tarbija võib kõnealuste kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu osas eksida, võimalusest, et ta ajab taotletava kaubamärgi segi ühe või teise varasema seeriakaubamärgiga, vaid võimalusest, et ta leiab, et taotletav kaubamärk kuulub samasse seeriasse“ (p 124).
46.Üldkohus on 05.07.2016 otsuses T-518/13 tühistanud kostja EL sõnamärgi 7307382 MACCOFFEE ning nõustunud Apellatsioonikoja seisukohtadega, et esineb tõsine oht, et asjaomane avalikkus võib kostja MACCOFFEE kaubamärki Mc kaubamärkide perekonnaga assotsieerida ning vastandatud kaubamärke mõtteliselt seostada, mistõttu on olemas tõsine oht, et MACCOFFEE kaubamärgi kasutamine tähendab kaubamärgi McDONALD’S maine ärakasutamist. Olukorras, kus hageja kasuks on samade poolte vahel sisuliselt identsete kaubamärkide osas jõustunud Üldkohtu otsus, oleks maakohus pidanud põhjendama, miks ta jõudis vastupidisele seisukohale.
47.Maakohus on kohaldanud ebaõigesti KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatut. Maakohus on eksinud teostades visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset märkide võrdlust. Hageja kaubamärgil McCAFE ei ole konkreetset kirjapilti. Sõnamärk on kaubamärk, mis kaitseb konkreetset sõna sõltumata sellest, mis kirjastiilis või kujunduses on see esitatud. Üldkohus on leidnud, et kaitse, mida saab sõnamärki registreerides, on taotluses esitatud sõnale, mitte selle võimalikele graafilistele või stilistilistele omadustele (T-254/06, p 43 ja T-281/07, p 31). Kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle
kujutisosa kirjeldades (T-312/03). Seega on ekslik maakohtu argumentatsioon visuaalse erinevuse kohta, mis tugineb sõnade kirjastiilidele ja sellest tulenev järeldus, et vaadeldavad sõnalised tähised on visuaalselt erinevad. Maakohus on eksinud visuaalsel võrdlusel leides, et tarbija paneb rohkem tähele pildi mitte teksti osa. Kohvitassi kujutis ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi tähistamiseks, kuna kirjeldavad seda toodet. Viide kolm ühes on laialt levinud ning oma olemuselt antud toote puhul eristusvõimetu.
48.Maakohus ei ole põhjendusi foneetilise erinevuse kohta välja toonud. Tegemist on foneetiliselt äärmiselt sarnaste kaubamärkidega. Hageja tõi apellatsioonkaebuses Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti juhisest välja näiteid tähistest, mida on peetud foneetiliselt sarnasteks.
49.Maakohus leidis ebaõigesti, et kontseptuaalselt on tähised erinevad. Kohv ja kohvik on kontseptuaalselt väga sarnased, kuna mõlemad sõnad viitavad sõnale kohv ja kohvikutes tarbitakse seda sama kohvi jooki. Antud võrdluses ei ole vaja tõestada identsust ja piisab vaid sarnasusest. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas seostub tähis Mc McDonald’siga selle pikaajalise kasutuse tõttu ja tulenevalt sellest, et hageja omab mitmeid kaubamärke, mis algavad eesliitega Mc või on nendes kasutatud lühendit MAC.
50.Maakohus ei ole arvestanud hageja märkide tugevat eristusvõimet, mis suurendab äravahetamise tõenäosust. Euroopa Kohus on leidnud, et mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised (C-342/97, p 20).
51.Maakohus ei ole arvestanud kaupade identsust. Võrreldavate, klassi 30 kuuluvate toodete, „lahustuva kohvi segud“ ja „kohvi, kohvi asendusained“ identsusest tulenevalt on äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud. Väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa (C-39/97, p 17).
52.Maakohus ei ole teostanud globaalset äravahetamise tõenäosuse hinnangut. Maakohus on piirdunud vaid visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse võrdlusega. Maakohus oleks pidanud lisaks hindama kaupade/teenuste sarnasust, nende seotust ja asendamise võimalusi.
53.Maakohus on eksinud KaMS § 10 lg 1 p-i 3 sarnasuse kriteeriumi määratlemisega ja on võrdsustanud selle KaMS § 10 lg 1 p-i 2 sarnasuse kriteeriumiga. Eeltoodud sätetes kirjeldatud sarnasuse hindamise alused on erinevad ja neid tuleb hinnata iseseisvalt (C581/13 ja C-582/13, p. 72-73). Hageja tõi apellatsioonkaebuses välja näited Üldkohtu lahenditest, milles kohus leidis, et vaadeldavad kaubamärgid on sarnased. Esitatud näidetest nähtub, et piisab vaid minimaalsest sarnasusest visuaalse aspekti poolest, et märke pidada KaMS § 10 lg 1 p-i 3 mõistes sarnasteks. Kostja vastuapellatsioonkaebus
54.Kostja palub 26.09.2018 vastuapellatsioonkaebuses tühistada maakohtu otsuse osas, milles kohus võttis seisukoha, et antud asjas puudub alus hagi läbi vaatamata jätmiseks seoses kostja poolt viidatud varasemate õiguste suhtes kohtueelse menetluse mitteläbiviimisega, nimelt järgmiste kaubamärkide osas: reg. nr. 07097 McDONALD'S; reg. nr. 07099 BIG MAC; reg. nr. 21362 McMUFFIN; reg. nr. 22665 McNUGGETS; reg. nr. 22812 MAC FRIES; reg. nr. 23197 McCHICKEN; reg. nr. 23566 McDRIVE; reg. nr. 24987 McSUNDAE; reg. nr. 25599 FISH MAC; reg. nr. 27679 McROYAL; reg. nr. 29370 McBACON; reg. nr. 30976 McWALK; reg. nr. 31645 McCRISPY; reg. nr. 37817 McSALAD SHAKER; reg. nr. 37944 McFLURRY;
reg. nr. EU000015818 McROYAL; reg. nr. EU000015941 McFEAST; reg. nr. EU000015966 EGG McMUFFIN; reg. nr. EU000016014 McPIZZA; reg. nr. EU000016188 McCHICKEN; reg. nr. EU000016196 CHICKEN McNUGGETS; reg. nr. EU000016238 McNUGGETS; reg. nr. EU000016253 McBACON; reg. nr. EU000057869 McSNACK; reg. nr. EU000057935 McEXPRESS; reg. nr. EU000058263 McWORLD; reg. nr. EU000058339 McKID'S; reg. nr. EU000062497 McDONALD'S; reg. nr. EU000062612 McDRIVE; reg. nr. EU000062638 BIG MAC; reg. nr. EU000464453 McRECYCLE; reg. nr. EU000553214 MACFISH; reg. nr. EU000681890 McHAPPY DAY; reg. nr. EU000864694 McFLURRY; reg. nr. EU001024678 McCRISPY; reg. nr. EU001221704 McSALAD; reg. nr. EU001389626 McNET; reg. nr. EU001391663 McRIB; reg. nr. EU002181048 McPORK; reg. nr. EU002225209 McSHAKER; reg. nr. EU002339117 McMAGINATION; reg. nr. EU002690873 McCORSTY; reg. nr. EU002888402 McINTERNET; reg. nr. EU002986875 McCHOICE; Reg. Nr. EU003170727 GREEK MAC; Reg. Nr. EU004264818 PITAMAC; reg. nr. EU004562419 MCMUFFIN; reg. nr. EU004699054 MCTOAST; reg. nr. EU005056429 MCFISH; reg. nr. EU005247903 McMARINS; reg. nr. EU005506555 McGRIDDLES; reg. nr. EU008503931 McD; reg. nr. EU008540601 McNUGGET. Kostja palub teha asjas uue otsuse, millega jätta hagi eeltoodud kaubamärkide osas läbi vaatamata. Kostja palus jätta menetluskulud hageja kanda.
55.Maakohus ei selgitanud, miks on kohus jätnud tähelepanuta asjaolu, et hageja ei ole kohustuslikus kohtueelses menetluses tuginenud kaubamärkidele, millele hageja tugineb käesolevas hagimenetluses. Maakohtu viide TOAK-i 23.03.2017 otsusele nr 1448-o osale „Asjaolud“ on mõistetamatu – asjaolu, et vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest, ei tähenda seda, et hageja oleks kohtueelses menetluses vastandanud kostja kaubamärgile kõik oma olemasolevad varasemad kaubamärgid. See oleks mõeldamatu – väidetavat konflikti kaubamärkide vahel tuleb kontrollida iga vastandatava kaubamärgi osas eraldi. Nii asjaomase menetluse aluseks olnud vaidlustusavaldusest, kui ka apellatsioonikomisjoni otsuses nr 1448-o esitatust nähtuvalt, on hageja vastandanud käesoleva tsiviilasja kohustuslikus kohtueelses menetluses kostja taotletavale kaubamärgile üksnes apellatsioonikomisjoni otsuses nimetatud kolm McCAFE kaubamärki. Seega on kohustuslik kohtueelne menetlus viidud läbi üksnes nende kolme kaubamärgi osas, mitte aga nende 53 täiendava kaubamärgi osas, millele hageja käesolevas tsiviilasjas tugineb. Vastustaja seisukoht
56.Kostja palus jätta hageja apellatsioonkaebuse rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda.
57.Hageja palus jätta kostja vastuapellatsioonkaebuse rahuldamata ja menetluskulud kostja kanda. Ringkonnakohtu seisukoht
58.Tsiviilkolleegium, tutvunud kirjalikus menetluses asja materjaliga, leiab, et maakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning apellatsioonkaebuse väited ei anna alust selle tühistamiseks. Otsus tuleb TsMS § 657 lg 1 p 1 alusel jätta muutmata ja apellatsioonkaebus rahuldamata. Ringkonnakohtu hinnangul ei rikkunud maakohus otsuse tegemisel menetlusõiguse norme ja kohaldas materiaalõiguse norme õigesti. Maakohus on oma seisukohti piisavas ulatuses põhjendanud. Kolleegium nõustub esimese astme kohtu põhjendustega ja TsMS § 654 lg-st 6 tulenevalt neid ei korda.
59.Esmalt käsitleb kolleegium kostja vastuapellatsioonkaebust. Kostja palub oma vastuapellatsioonkaebuses tühistada maakohtu otsuse osas, milles kohus võttis seisukoha, et antud asjas puudub alus hagi läbi vaatamata jätmiseks seoses kostja poolt viidatud varasemate õiguste suhtes kohtueelse menetluse mitteläbiviimisega hagejale kuuluva 26 Mc eesliitega kaubamärgi osas. Maakohus jättis hagi täielikult rahuldamata. Seega on otsus tehtud kostja kasuks. Kostja ei saa menetluslikult esitada apellatsioonkaebust üksnes kohtuotsuse põhjenduste peale. Seega on kostja vastuapellatsioonkaebus võetud ebaõigesti ringkonnakohtu menetlusse ja see tuleb jätta TsMS § 643 lg 1 alusel läbi vaatamata. Kolleegium arvestab kostja vastuapellatsioonkaebuses esitatud seisukohti kostja vastusena.
60.Kostja seisukoht, et maakohus oleks pidanud jätma hagi osaliselt läbi vaatamata, ei ole põhjendatud. Asjaolu, et hageja ei ole kohtueelses menetluses vastandanud kostja kaubamärgile kõiki oma olemasolevaid varasemaid kaubamärke, millele ta viitab hagis, ei muuda iseenesest nõuet ega ka nõude alust. Hageja nõudeks oli nii TOAK-le esitatud kaebuses kui ka kohtule esitatud hagiavalduses tuvastada kostja kaubamärgi MacCoffee 3 in 1 + kuju õiguskaitset välistav asjaolu. Sellist tuvastusnõuet ei saa jätta osaliselt läbi vaatamata. Hageja tugineb ja tugines ka TOAK-i menetluses õiguskaitset välistava asjaoluna sellele, et kostja kujutiskaubamärk MacCoffee 3 in 1+kuju on sarnane hageja EL sõnalise kaubamärgiga McCAFE, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt (KaMS § 10 lg 1 p 2) ja millega kostja kasutab ebaausalt ära kostja kaubamärgi mainet (KaMS § 10 lg 1 p 3). KaMS § 41 lg 6 kohaselt vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsus, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse seaduse § 64 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks. Kaubamärgiseaduses ja tööstusomandi õiguskorralduse seaduses puuduvad sätted, mis kohustaksid hagejat lähtuma vaid tööstusomandi apellatsioonikomisjoni menetluses tuginetud asjaoludele.
61.Järgnevalt käsitleb kolleegium hageja apellatsioonkaebust.
62.Ringkonnakohtu hinnangul on maakohus kohaldanud õigesti KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatut. Maakohus on teostanud visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset märkide võrdlust ning hinnanud kaubamärkide sarnasust kõikide faktiliste asjaolude osas, millele hageja on hagiavalduses tuginenud, võttes seejuures arvesse Euroopa Kohtu ja Üldkohtu praktikat.
63.KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Maakohus on arvestanud asjaomaste kaupade osalise samaliigilisusega ja andnud hinnangu kaubamärkide visuaalsetele, foneetilistele ja kontseptuaalsetele sarnasustele, lähtudes keskmisest tarbijast. Kolleegium nõustub maakohtu järeldusega, et kaubamärgid on üldmuljelt piisavalt erinevad, et eristada ühe tootja kaupu teise omadest ning seetõttu ei esine kaubamärkide segiajamise tõenäosust (KaMS § 10 lg 1 p 2).
64.Maakohus on õigesti lähtunud sellest, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise tõenäosuse hindamine peab põhinema tähistest tekkival visuaalsel üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile ( vt Riigikohtu 29.09.2010 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 11 ja selles viidatud Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 23 ja Euroopa
Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, p 25)
65.Euroopa Kohus on oma praktikas korduvalt selgitanud, et äravahetamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel ei tähenda kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse mälus tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest. Juhul, kui märk koosneb nii figuratiivsetest kui ka sõnalistest elementidest, ei tähenda see automaatselt seda, et sõnaline element oleks alati domineeriv (vt kohtuasi T‐3/04).
66.Maakohus on õigesti tuvastanud, et lisaks kaubamärkide sõnaliste osade erinevustele sisaldab kostja kaubamärk ka kujunduslikke elemente, mida tuleb kaubamärkide kui tervikute visuaalsel võrdlemisel arvestada.
67.Visuaalne sarnasus kaubamärkide McCAFE ja MacCoffee 3 in 1+ kuju vahel puudub.
68.Ka vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa sisaldab erisusi, mis ei jää tarbijatele märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest erinevaks. Vastandatavate kaubamärkide sõnaliste osade erinevused on tajutavad ka foneetiliselt. Olgugi, et võrdlusalused kaubamärgid on mõlemad seotud kohviga, on nende tähendused siiski erinevad. Kontseptuaalset erinevust rõhutab ka vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik terviklahendus. Hageja varasemate kaubamärkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskõlas ka nimetatud tähiste reaalse kasutamisega, kus kaubamärki McCAFE kasutataksegi üksnes kohvikuteenuste osutamiseks, mitte aga kohvivalmistusainete müümiseks kaubanduskeskustes. Seega on vastandatavad kaubamärgid kontseptuaalselt ja semantiliselt erinevad.
69.KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks. Maakohus on õigesti tuvastanud, et kostja kaubamärk MacCoffee 3 in 1 + kuju esitati registreerimiseks 29.09.2009. Seetõttu on hageja kohustatud käesolevas asjas tõendama oma varasemate McCAFE kaubamärkide tuntust ja mainet Eestis nimetatud kuupäeva seisuga. Hageja ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et McCAFE kaubamärgid olid 29.09.2009 seisuga Eesti tarbijate hulgas tuntud ja mainekad. Hageja esitatud sellekohased tõendid ei puuduta Eestit ega Eesti tarbijaid. Kuna hageja kaubamärgid ei olnud nimetatud ajahetke seisuga Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei seostanud Eesti tarbijad ka kostja taotletavat kaubamärki MacCoffee 3 in 1 + kuju hageja McCAFE kaubamärkidega, mistõttu ei kasuta kostja kaubamärk ära ka hageja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet ega kahjust neid.
70.Ringkonnakohtu hinnangul ei kasuta ära ega kahjusta kostja kaubamärk ka hageja teiste Mc eeslitega kaubamärkide mainet ega eristusvõimet. Hageja „Mc“ eesliitega kaubamärkidel, peale kaubamärgi McDonald’s, mis on tuntud kiirtoiduketi kaubamärgina, ei olnud tuntud olulisele osale Eesti avalikkusest.
71.Samuti ei moodusta eesliide „Mac“ hageja kaubamärkide eristavat tunnust. Selline eesliide võib saada eristusvõime koos kaubamärgi muude elementidega. Hageja ei ole näidanud ega tõendanud, et talle kuuluks monopoolne õigus eesliite „Mac“ kasutamiseks või kasutamise keelamiseks. Samuti ei kasuta hageja oma kaubamärkides üldjuhul eesliidet „Mac“. Hinnates kaubamärke tervikuna, puudub tõenäosus, et Eesti tarbijad looksid asjaomaste kaubamärkide vahele KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaldamise
eelduseks oleva seose. Kaubamärgid langevad omavahel kokku vaid esimese tähe „M“ poolest. Muus osas on nimetatud tähised erinevad.
72.Lisaks mainele on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mõju varasemale kaubamärgile, mis võib seisneda varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglases ärakasutamises Tõendamaks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub ((vt. Euroopa Kohtu 27.09.2008 otsus kohtuasjas C-252/07: Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, , p-d 27 ja 77). Hageja ei ole esitanud tõendeid, millest nähtuks taotletava kaubamärgi kahjulik mõju varasematele kaubamärkidele ja/või sellise ohu esinemise tõsine oht. Menetluskulude jaotus ja kindlaksmääramine
73.TsMS § 173 lg 1 kohaselt määrab kohus asjas tehtavas lõpplahendis kindlaks menetluskulude jaotuse. Maakohus jättis menetluskulud hageja kanda ja ringkonnakohtul pole alust otsust selles osas muuta. Apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmisel jäävad TsMS § 171 lg 1 alusel apellatsioonimenetluse kulud samuti hageja kanda.
74.Maakohus määras hüvitatava menetluskulu kindlaks rahaliselt, mistõttu teeb seda TsMS § 174 lg 3 järgides ka ringkonnakohus.
75.Maakohus määras kostja põhjendatud ja vajalike menetluskulude (õigusabikulud) suuruseks 7320 eurot, mille suurust pole vaidlustatud.
76.Tulenevalt ringkonnakohtu menetluskulude jaotusest, tuleb need rahaliselt kindlaks määrata kostja kulunimekirja põhjal. Kostja taotleb 1800 euro hüvitamist, mis koosneb õigusabikulust 12,5 tunni eest tasumääraga 120 eurot/t, kokku 1500 eurot ja vastuapellatsioonkaebuselt tasutud riigilõivust 300 eurot. Hageja esindaja tutvus maakohtu otsuse ja apellatsioonkaebusega, nõustas klienti ja koostas vastuse. Need toimingud on vajalikud ja põhjendatud, samuti on mõistlik tasumäär. Hageja ei taotle õigusabikuludelt käibemaksu hüvitamist. Seega tuleb õigusabikulu 1500 eurot hagejalt kostja kasuks välja mõista. Vastavalt hageja taotlusele ja TsMS § 177 lg-le 4 tuleb kostjal hüvitamisele kuuluvatelt kuludelt tasuda viivist.
77.Kostja poolt vastuapellatsioonkaebuse esitamisel tasutud riigilõiv 300 eurot kuulub TsMS § 150 lg 1 p 3 alusel tagastamisele vastava avalduse esitamisel, kuivõrd kaebus jääb läbi vaatamata põhjusel, et see on ebaõigesti võetud ringkonnakohtu menetlusse.
/allkirjastatud digitaalselt/ Gaida Kivinurm
/allkirjastatud digitaalselt/ Meeli Kaur
/allkirjastatud digitaalselt/ Indrek Soots
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.