Eesistuja Liis Arrak, liikmed Indrek Soots ja Ande Tänav
Otsuse tegemise aeg ja koht
2. aprill 2018, Tallinn
Kohtuasja number
2-16-7455
Kohtuasi
Sazerac Brands, LLC hagi OÜ Bar vastu Euroopa Liidu kaubamärkide omaniku ainuõiguse rikkumise lõpetamiseks, domeeninimest sazerac.ee loobumiseks ja kahju hüvitamiseks OÜ Bar vastuhagi Sazerac Brands, LLC vastu Euroopa Liidu kaubamärkide osaliseks tühistamiseks
Vaidlustatud kohtulahend
Harju Maakohtu 11. oktoobri 2017. a otsus
Kaebuste esitajad ja kaebuste liik
OÜ Bar apellatsioonkaebus
Tsiviilasja hind apellatsioonimenetluses
Apellatsioonkaebuse hind 3500 eurot
Menetlusosalised ja nende esindajad apellatsioonimenetluses
Hageja (vastustaja) Sazerac Brands, LLC (asukoht 10400 Linn Station Road, 3rd floor, Lousville, Kentucky 40223, Ameerika Ühendriigid), lepinguline esindaja patendivolinik Ingrid Matsina
Sazerac Brands, LLC vastuapellatsioonkaebus
Vastuapellatsioonkaebuse hind 3500 eurot
Kostja (apellant) OÜ Bar (registrikood 12796263, asukoht Väike-Karja 8, Tallinn), lepinguline esindaja vandeadvokaat Anneli Aab Kohtuistungi toimumise aeg
6. märts 2018
Istungil osalenud isikud
Hageja lepinguline esindaja patendivolinik Ingrid Matsina Kostja seaduslik esindaja RS ja lepinguline esindaja vandeadvokaat Anneli Aab
1.Tühistada Harju Maakohtu 11. oktoobri 2017. a otsus tsiviilasjas nr 2-16-7455 osas, millega maakohus rahuldas hagi ja jaotas menetluskulud, ning saata asi tühistatud osas maakohtule uueks läbivaatamiseks. Hagi rahuldamata jätmise ja vastuhagi rahuldamise osas jätta maakohtu otsus muutmata.
4.Jätta kogu kohtuasja menetluskulude jaotus vastavalt asja lahendamise tulemusele maakohtu otsustada. Kohtu selgitused: Otsuse peale võib esitada Riigikohtule kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul otsuse kassaatorile kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie kuu möödumist otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Hagimenetluses võib menetlusosaline Riigikohtus menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel. Menetlusosaline võib ise esitada Riigikohtule menetlusabi saamise taotluse, samuti esitada teise menetlusosalise kaebuse või muu taotluse kohta seisukohti ja vastuväiteid. Juhul, kui menetlusosaline taotleb kassatsioonkaebuse esitamiseks menetlusabi, tuleb ülalmärgitud tähtaja kestel lisaks menetlusabi taotlusele esitada ka kassatsioonkaebus. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Hagi ja selle aluseks olevad asjaolud
1.Sazerac Brands, LLC (hageja) esitas 11. mail 2016 Harju Maakohtule OÜ Bar (kostja) vastu hagi, milles palus kohustada kostjat lõpetama hageja kui Euroopa Liidu kaubamärkide omaniku ainuõiguste rikkumine, kohustada kostjat tegema tahteavalduse domeenist loobumiseks ja mõista kostjalt hageja kasuks välja kohtueelsete õigusabikulude hüvitise 1750 eurot. Hagiavalduse kohaselt kuuluvad hagejale järgmised Euroopa Liidu (EL) kaubamärgid: - SAZERAC registreerimisnumbriga 009848656 (kaubamärk I), klassides 35, 41 ja 43; - SAZERAC registreerimisnumbriga 008777146 (kaubamärk II), klassides 33, 41 ja 43; - SAZERAC RYE + kuju registreerimisnumbriga 005422688 (kaubamärk III), klassis 33. Kostja peab Tallinnas Väike-Karja 8 asuvat baari, mis on tähistatud tähisega SAZERAC Baar ja Köök. Samuti on kostja avanud Facebooki, Instagrami ja TripAdvisori kontod, milles on kasutatud tähist SAZERAC nii sõnaliselt kui kujundatuna, ning registreerinud enda nimele Eesti domeeni sazerac.ee. Kostja kasutab tähist SAZERAC hageja loata ja rikub hageja kui kaubamärkide omaniku ainuõigust, kasutades tähiseid SAZERAC, Sazerac, sazerac ja kujundatud tähist SAZERAC Baar & Köök baari-, toitlustus- ja meelelahutusteenuste pakkumisel ja reklaamimisel. Kostja
2-16-7455 peab eemaldama sõna sazerac sisaldavad tähised Väike-Karja 8 asuva ärihoone fassaadilt ja interjöörist, teenuse osutamise käigus kasutatavalt dokumentatsioonilt ja reklaammaterjalilt ning Facebooki, Instagrami, TripAdvisori kontodelt. Samuti peab kostja hoiduma tulevikus baari-, toitlustus- ja meelelahutusteenuste tähistamisel kasutamast sõna sazerac. Kostja ei või kasutada ka domeeninime sazerac.ee ja ta peab enda nimele registreeritud domeeninimest hageja kasuks loobuma. Kostja rikub hageja kui kaubamärgiomaniku ainuõigust Euroopa Liidu Nõukogu 26. veebruari 2009. a määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (Euroopa Liidu kaubamärgi määruse nr 207/2009 kodifitseeritud versioon) artikkel 9 lg 2 p-de a ja b tähenduses. Kostja kasutatavad sõnalised tähised on hageja kaubamärkidega I ja II visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed. Kostja kasutatav kujundatud tähis SAZERAC Baar & Köök on kaubamärkidega I ja II visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased sõna SAZERAC tõttu ning kaubamärgiga III ka kujunduslikult sarnane. Sarnasus on selline, et loob tarbijale mulje, et tegemist on kaubamärgi erinevate variantidega. Kostja kasutab tähiseid baari-, toitlustus- ja meelelahutusteenuste tähistamiseks. Hageja kaubamärgid I ja II on registreeritud mh baari-, toitlustus- ja meelelahutusteenuste osas. Seega on kostja teenused identsed kaubamärkide I ja II registreeritud teenustega. Kaubamärk III on registreeritud viski ja maitsestatud likööride, viskipõhiste likööride, veini, piirituse ja likööri tähistamiseks. Kostja teenused on nendega sarnased, sest tegemist on üksteist täiendavate teenustega. Tarbija võib arvata, et alkoholi tootja ja baar on seotud. Tulenevalt kostja kasutatavate tähiste identsusest ja sarnasusest ning kostja pakutavate teenuste identsusest ja sarnasusest on nende äravahetamine üldsuse poolt tõenäoline. Osas, milles kostja kasutatud tähis on kaubamärgiga identne ja teenus samuti, tuleb eeldada, et esineb äravahetamise tõenäosus. Tähiste ja teenuste sarnasus ning äravahetamise tõenäosus on õigusliku hinnangu, mitte faktiküsimus, mistõttu ei pea hageja seda tõendama. Asjaolu, et hageja ei ole kaubamärke registreeritud kaupade ja teenuste puhul Euroopa Liidus ja Eestis kasutanud, ei ole kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise lõpetamise nõude rahuldamise või rahuldamata jätmise eelduseks. Kasutamisel on tähtsust üksnes kaubamärgi tühistamise kontekstis, kuid seda ei ole kostja nõudnud. Kuna hageja pöördus enne kohtuvaidlust kostja poole ettepanekuga lahendada vaidlus kokkuleppel ja kandis selle tõttu õigusabikulusid, peab kostja need kulud hagejale hüvitama. Kostja vastuväited
2.Kostja vaidles hagile vastu ja palus jätta selle rahuldamata. Kostja vastuväidete kohaselt ta küll kasutab tähist sazerac ja see on hageja kaubamärkidega sarnane, kuid kostja ei riku hageja kui kaubamärgiomaniku õigusi. Hageja ei ole tõendanud EL kaubamärgi määruse nr 204/2009 artikli 9 lg 2 p b kohaldamise eelduseks olevaid faktilisi asjaolusid, mistõttu tuleb hagi jätta ainuüksi seetõttu rahuldamata. Kostja pakutav kaup (kokteilid) ning teenus (baar, sh meelelahutus baaris) ei ole sarnased kaubamärgiga kaitstud kaupadele ja teenustele. Hageja ei ole toonud esile ega tõendanud,
2-16-7455 milliseid kaupu või teenuseid ta pakub ning on tuginenud üksnes kaubamärgi registreeringule. Kuna kaubamärk täidab oma funktsioone üksnes kasutamise korral, peab hageja kasutama kaubamärki kostja kaupade või teenustega sarnaste kaupade või teenuste tähistamiseks. Hageja ei ole selgitanud ega tõendanud, et ta kasutab kaubamärke Euroopa Liidus, sh Eestis. Kostjale teadaolevalt kasutab ainult Ameerika Ühendriikide äriühing Sazerac Company Inc kaubamärki tema toodetava rukkiviski tähistamiseks. Kostja kasutab aga tähist baari- ja meelelahutusteenuse osutamisel. Kostja tähiste ja hageja kaubamärkide segiajamise tõenäosus on olematu, sest hageja ei kasuta kaubamärke Euroopas ega Eestis. Kostjale teadaolevalt kaubamärgiga III tähistatud rukkiviskit ei toodeta ega levitata Eestis. Kuna kostja ei riku hageja õigusi, ei pea ta ka hüvitama hagejale kohtueelseid õigusabikulusid. Vastuhagi ja selle aluseks olevad asjaolud
3.Kostja esitas 28. destembril 2016 vastuhagi, milles palus tühistada kaubamärgi I klassides nr 41 ja 43 ning kaubamärgi II klassides 41 ja 43. 1. augustil 2017 esitatud menetlusdokumendis palus kostja tühistada hagejale kuuluva kaubamärgi I klassides 41 ja 43 ning kaubamärgi II klassides 33, 41 ja 43, st lisas klassis 33 kaubamärgi II tühistamise nõude ja palus sellega tühistada kaubamärgi II kõigis registreeritud klassides. Vastuhagi põhjenduste kohaselt ei pea hageja (ega kaubamärgi varasem omanik) Euroopa Liidus ööklubi, restorani, baari või mistahes muud meelelahutus- ega toitlustusasutust ega paku meelelahutusteenuseid. Samuti ei koosta, paku ega müü hageja Euroopa Liidus mistahes alkohoolseid kokteile ega komplekte, sh ka neid, mis sisaldavad rukkiviskit kokteilide valmistamiseks. Kaubamärgid on registreeritud enam kui viis aastat tagasi. Hageja peab tõendama, et ta kasutab kaubamärke Euroopa Liidus. Kaubamärgi registreeringud nimetatud klassides kitsendavad kostja majandustegevust, sest hageja keelab kostjal kasutada tähist sazerac baari- ja meelelahutusteenuse osutamisel ning kokteili pakkumisel, kuigi kaubamärgiga on tähistatud üksnes Sazerac Company Inc toodetav rukkiviski.
1.augusti 2017. a menetlusdokumendis laiendas kostja oma nõuet, mis on lubatav ka kohtu ja vastaspoole nõusolekuta. Hageja vastuväited vastuhagile
4.Hageja ei esitanud algses vastuhagis esitatud nõuetele kirjalikke vastuväiteid ja võttis
23.augusti 2017. a kohtuistungil vastuhagi algsed nõuded õigeks. 1. augustil 2017 lisatud nõudele vaidles hageja vastu ja palus jätta muudetud nõude menetlusse võtmata. Menetluse edasine käik
5.Harju Maakohus andis 23. augusti 2017. a määrusega nõusoleku vastuhagi muutmiseks, liitis kostja nõude laienduse vastuhagiga samasse menetlusse ja võttis kostja nõude menetlusse. Hageja ei olnud maakohtu määrusega nõus ja esitas 30. augustil 2017 maakohtu määrusele vastuväite. Harju Maakohus jättis 6. septembri 2017. a määrusega hageja vastuväite rahuldamata.
2-16-7455
6.Harju Maakohus rahuldas 4. septembri 2017. a õigeksvõtul põhineva osaotsusega osaliselt vastuhagi ja tühistas hagejale kuuluvad kaubamärgid I ja II klassides nr 41 ja 43. Esimese astme kohtu otsus
7.Harju Maakohus rahuldas 11. oktoobri 2017. a otsusega hagi osaliselt ja vastuhagi täielikult. Maakohus tühistas kaubamärgi II klassis 33 ning keelas kostjal kaubamärki I klassis 35 ja kaubamärki III klassis 33 rikkuva tegevuse tähiste SAZERAC, Sazerac, sazerac ja kujundatud tähis SAZERAC Baar & Köök kasutamise baari ning toitlustus- ja meelelahutusteenuste pakkumisel ning reklaamimisel, samuti domeeni sazerac.ee kasutamise ja kohustas kostjat tegema tahteavalduse domeenist loobumiseks hageja kasuks. Hagi menetlemise kuludes jättis kohus 80% kostja kanda ja vastuhagi kulud täielikult hageja kanda.
8.Maakohus tuvastas asjas järgmised olulised asjaolud: -
hageja on USA-s Kentucky osariigis registreeritud äriühing ja kaubamärkide omanik; kostja on Eesti äriühing, kelle tegevusaladeks on restoranid, liikuvad toitlustuskohad ning muu toitlustamine; kostja on avanud Tallinnas Väike-Karja 8 baari nimega SAZERAC Baar & Köök, kus kostja on pakkunud tähisega Sazerac tähistatult kokteile; kostja on avanud internetis Facebooki, Instagrami ja TripAdvisori kontod, mille kasutajanimed sisaldavad tähist sazerac; kostja nimele on registreeritud domeen sazerac.ee.
9.Kuna pooled vaidlevad EL kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumise ja EL kaubamärgi tühistamise üle, tuleb vaidlus lahendada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017. a määruse nr 2017/1001 alusel Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EL kaubamärgi määrus).
10.Lisaks sellele, et maakohus tühistas varem õigeksvõtul põhineva otsusega kaubamärgid I ja II klassides nr 41 ja 43, tuleb vastuhagi ka ülejäänud osas rahuldada ja kaubamärk II tuleb EL kaubamärgi määruse artikli 18 lg 1 alusel tühistada ka klassis 33, sest hageja ei ole esitanud vastuväiteid ega tõendeid selle kohta, et kaubamärki on alates registreerimisest registreeringus ettenähtud klassis kasutatud.
11.Hagi lahendades tuleb lähtuda sellest, et hageja kaubamärgid on osaliselt tühistatud ja hagejale kuulub üksnes kaubamärk I klassis 35 (toitude ja alkoholjookide ürituste turundus ja müügiedendus, müügiedenduslike turundusteenuste pakkumine ettevõtetele restoranide, baaride ja võõrustusteenuste valdkonnas, destilleeritud piiritusjookide, joogiklaaside, kokteilitarvikute, T-särkide, treeningpluuside, golfipallide, mütside (peakatete), võtmehoidjate, postkaartide ja kokteiliretseptiraamatute jaemüük) ja kaubamärk III klassis 33 (viski ja maitsestatud liköörid, viskipõhised liköörid; vein, piiritus ja liköör). Hagi tuleb EL kaubamärgi määruse artikli 9 lg 2 p b ja artikli 130 lg-te 1 ja 2 alusel rahuldada, arvestades mh Euroopa Kohtu praktikat. Kostja pakutav teenus (meelelahutu, baar) ja kaup (alkoholikokteilid) on sarnased hageja kaubamärkide registreeringus nimetatud teenuste ja kaubaga. Kostja teenused ja kaup on sarnased klassis 33 nimetatud kaupadega, sest tegemist on sama tüüpi kauba ja teenusega (alkohoolsed joogid ja nende pakkumine tarbimiseks), millel on sama tarbijaskond (täisealised vaba aega sisustavad ja meelelahutust otsivad isikud) ja sama tarbimismeetod (joomine), samuti on tegemist üksteist täiendava kauba ja teenusega (baaris võidakse pakkuda nii
2-16-7455 kangeid alkohoolseid jooke kui ka kokteile). Seetõttu võib kogumis keskmine tarbija järeldada, et alkoholi tootja ja turustaja (hageja) ning baar (kostja) on omavahel seotud. Samuti konkureerivad alkoholi tootmine ja turustamine ning baariteenus teatud määral ka omavahel, kuna tarbija võib omandada kaubamärgiga tähistatud alkoholi tarbimiseks kas ostes seda kauplusest või kasutades baariteenust. Alkohoolsete kokteilide pakkumine kostja baaris on sarnane ka klassis 35 märgitud teenusega „destilleeritud piiritusjookide jaemüügiteenus“, sest kaup (alkohol ja kokteilid) ning lõpptarbijad (täiskasvanud elanikkond) on samad. Tegemist on teineteist täiendava kauba ja teenusega. Kostja baariteenus on samuti sarnane klassis 35 nimetatud teenusega „alkoholijookide turundus ja müügiedendus ning müügiedenduslike turundusteenuste pakkumine ettevõtetele restoranide, baaride ja võõrutusteenuste valdkonnas. Tegemist on teineteist täiendavate teenustega samale tarbijaskonnale. Kostja kasutatavad sõnalised tähised on hageja sõnamärgiga (kaubamärk I) nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt identsed, ning kostja kasutatav kujundatud tähis SAZERAC Baar & Köök on hageja sõnamärgiga visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnane sõna SAZERAC tõttu. Kostja kasutatav kujundatud tähis SAZERAC Baar & Köök on kaubamärgiga III kujunduslikult väga sarnane. Seega kaalub kaubamärkide suurem sarnasus üles kaupade ja teenuste väiksema sarnasuse ning kaubamärkide kujunduslikud erinevused jäävad märkamatuks keskmisele tarbijale, kellel puudub reeglina võimalus kaubamärke otseselt võrrelda ja kes peab toetuma oma ebatäiuslikule mälule. Eeltoodust tulenevalt on kostja pakutavad teenused ja kaup sarnased ja samaliigilised kaupade ja teenustega, mille suhtes hageja kaubamärgid on registreeritud. Hageja kui kaubamärgiomaniku õiguste rikkumine ei sõltu sellest, kas hageja on vastavaid kaupu müünud või teenuseid tegelikult osutanud, s.t kas need on olnud suunatud Eesti tarbijaskonnale. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise tõendamiseks EL kaubamärgi määruse artikli 9 lg 2 p b tähenduses piisab sellest, kui kaubamärkide, kaupade ja teenuste sarnasuse võrdlemise tulemusena osutub keskmise tarbija seisukohalt tõenäoliseks, et asjakohased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.
12.Kuna kostja rikub hageja kui kaubamärgiomaniku ainuõigust, tuleb kostjal mh keelata domeeni sazerac.ee kasutamine ja kohustada teda esitama tahteavaldust sellest loobumiseks hageja kasuks.
13.Hageja kahju hüvitamise nõue tuleb jätta rahuldamata, sest õigusabikulud on kandnud kaubamärgi eelmine omanik ning kaubamärkide loovutamise lepingust ei tulene kohtueelsete õigusabikulude nõude loovutust.
14.TsMS § 162 lg 1 ja § 163 lg 1 alusel jäävad vastuhagiga seotud menetluskulud hageja kanda ning põhihagiga seotud menetluskulud võrdeliselt hagi rahuldamise ulatusega kostja kanda.
2-16-7455 Apellatsioonkaebus
15.Kostja esitas apellatsioonkaebuse, milles palus tühistada maakohtu otsuse osas, millega kohus hagi rahuldas, ja teha uue otsuse, millega jätta hagi täielikult rahuldamata, või saata asi maakohtule uueks arutamiseks. Menetluskulud palus kostja jätta hageja kanda. Apellatsioonkaebuse väidete kohaselt kohaldas maakohus vääralt EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 b. Viitatud sätte kohaselt peavad kõik selles nimetatud tingimused olema samaaegselt täidetud, kuid hageja ei ole tõendanud ja maakohus kohaselt tuvastanud, et kaubad ja teenused olid sarnased ning esines äravahetamise tõenäosus. Sellest tulenevalt jättis maakohus asjas olulised asjaolu välja selgitamata ja otsuse osaliselt põhjendamata. Kaubamärkidega I ja III kaitstud kaubad ja teenused ei ole sarnased kostja pakutavate teenustega. Maakohus jättis arvestamata, et kostja osutab baari-, toitlustus- ja meelelahutusteenuseid, kuid nendes klassides (41 ja 43) on hageja kaubamärgid tühistatud. Kuna hageja kaubamärk II on tühistatud ka klassis 33 (alkohoolsed joogid), siis ei ole kohane võrrelda kostja teenuseid alkohoolsete jookidega. Kostja ei osuta klassis 35 nimetatud teenuseid. Maakohus ei põhjendanud oma järeldust, et esineb äravahetamise tõenäosus, ning jättis tähelepanuta kostja väited selle kohta, et kaubamärke ei kasutata Eestis ega Euroopa Liidus. Kuna kaubamärgiomanik ei kasuta kaubamärke, ei esine ka kaubamärgi ja tähiste äravahetamise tõenäosust ning kostja riku kaubamärgiomaniku õigusi. Segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb mh arvestada sellega, kas kaubamärki kasutatakse, milline on selle turuosa, kui intensiivne, geograafiliselt laiaulatuslik ja pikaajaline on olnud kaubamärgi kasutamine jt asjaolusid. Seda tuleb teha vähemalt pärast viie aasta möödumist kaubamärgi registreerimisest. Asjaolu, et hageja ei vaielnud vastuhagile vastu, kinnitab seda, et hageja ei kasuta kaubamärke.
16.Hageja vaidles kostja apellatsioonkaebusele vastu ja palus jätta selle rahuldamata. Vastuse kohaselt ei eksinud maakohus EL kaubamärgi määruse kohaldamisel ning arvestas asja lahendades õigesti Euroopa Kohtu praktikat. Sellest tulenevalt asus maakohus õigesti seisukohale, et tegemist oli sarnaste kaupadega ja esines äravahetamise tõenäosus. Ekslik on kostja arusaam, et äravahetamise tõenäosuse puhul tuleb arvestada mh seda, kas kaubamärki on kasutatud. EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 p b sellist eeldust ei sätesta ning see ei tulene ka Euroopa Kohtu praktikast. Kostja tugineb ekslikult Euroopa Kohtu praktikale, kus varasema kaubamärgi omanik tugineb oma kaubamärgi kõrgendatud eristusvõimele, mis on saavutatud kaubamärgi eduka kasutamise kaudu. See pole aga praegusel juhul asjakohane. Kasutamise kohustuse kontroll toimub EL kaubamärgi määruses kehtestatud korras, s.o EUIPOle vastava taotluse esitamise või rikkumismenetluses esitatud vastuhagi põhjal. Kostja esitas vastuhagi enda valitud ulatuses ja kohus ei saa selle raamidest väljuda ega omal algatusel kasutamist kontrollima asuda. Vastuapellatsioonkaebus
17.Hageja esitas vastuapellatsioonkaebuse, milles palus tühistada maakohtu otsuse osas, millega kohus rahuldas vastuhagi ja jättis vastuhagi menetlemise kulud hageja kanda.
2-16-7455
Vastuapellatsioonkaebuse väidete kohaselt muutis kostja 1. augusti 2017. a menetlusdokumendis nii hagi eset kui ka alust, mis ei ole TsMS § 376 lg 1 kohaselt lubatud. Seetõttu ei olnud sellise nõude menetlusse võtmine õiguspärane. Juhul, kui tegemist oli hagi muutmisega, ei olnud maakohtul alust sellega nõustuda.
18.Kostja vaidles vastuapellatsioonkaebusele vastu ja palus jätta selle rahuldamata. Kostja laiendas vastuhagi, milleks ei olnud vaja kohtu ega kostja nõusolekut. Kui tegemist oli nõude muutmisega, siis andis maakohus põhjendatult nõusoleku. Nõusoleku andmine on kohtu kaalutlusotsus ning maakohus on oma otsustust põhjendanud, mistõttu ei ole alust sellesse sekkuda. Maakohus võttis nõude kohta selge seisukoha, mistõttu ei olnud hagejal takistatud oma menetlusõigusi kaitsta. Hageja ise loobus vastuväiteid esitamast.
RINGKONNAKOHTU SEISUKOHT
19.Kolleegium leiab, et kostja apellatsioonkaebus tuleb rahuldada ja maakohtu otsus tuleb TsMS § 657 lg 1 p 3 järgi tühistada osas, millega maakohus rahuldas hagi. Tühistatud osas tuleb saata asi maakohtule uueks läbivaatamiseks. Hageja vastuapellatsioonkaebus tuleb jätta rahuldamata ja maakohtu otsus vastuhagi rahuldamist puudutavas osas TsMS § 657 lg 1 p 1 järgi muutmata.
20.Ringkonnakohus kontrollib apellatsiooni korras esimese astme kohtu otsuse seaduslikkust ja põhjendatust TsMS § 651 lg 1 järgi üksnes osas, mille peale on edasi kaevatud. Hageja ei ole vaidlustanud maakohtu otsust osas, millega maakohus jättis hagi osaliselt rahuldamata. Sellest tulenevalt ei kontrolli kolleegium maakohtu otsust selles osas. Vastuapellatsioonkaebuses on hageja vaidlustanud vastuhagi rahuldamise üksnes põhjusel, et maakohus ei oleks tohtinud nõustuda vastuhagi muutmisega. Sisulisi vastuväiteid ei ole hageja vastuapellatsioonkaebuses maakohtu otsusele vastuhagi osas esitanud. Seda arvestades hindab kolleegium vastuapellatsioonkaebuse alusel üksnes seda, kas maakohus võttis vastuhaginõude õiguspäraselt menetlusse. Tulenevalt sellest, et vastuhagis esitatud hagejale kuuluva kaubamärgi tühistamise nõude lahendamise tulemus võib mõjutada hagis esitatud kaubamärgi omaniku õiguste rikkumisest tulenevate nõuete lahendamist, kontrollib kolleegium esmalt vastuapellatsioonkaebuse alusel seda, kas maakohus lahendas õigesti vastuhaginõude (p 21), ning seejärel apellatsioonkaebuse alusel seda, kas maakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud haginõude rahuldamise osas (p 22).
21.Hageja hinnangul rikkus maakohus menetlusõiguse normi, kui andis kostjale nõusoleku vastuhagi muutmiseks, ning sellest tulenevalt menetles maakohus nõuet, mille oleks pidanud jätma menetlusse võtmata. Kolleegium sellega ei nõustu.
21.1.Asja materjalidest nähtub, et kostja esitas maakohtule 28. detsembril 2016 vastuhagi, milles palus tühistada hagejale kuuluva kaubamärgi I klassides 41 ja 43 ning kaubamärgi II klassides 41 ja 43 (II kd, tl 32). 1. augustil 2017 esitatud menetlusdokumendis palus kostja
2-16-7455 tühistada hagejale kuuluva kaubamärgi I klassides 41 ja 43 ning kaubamärgi II klassides 33, 41 ja 43, st lisas klassis 33 kaubamärgi II tühistamise nõude, pidades seda vastuhagi laiendamiseks (II kd, tl 100). Harju Maakohus pidas 23. augusti 2017. a määruse (II kd, tl 128–129) resolutsiooni p-s 1 kostja 1. augusti 2017. a menetlusdokumenti vastuhagi muutmiseks ja andis kostjale selleks nõusoleku. Resolutsiooni p-s 2 otsustas maakohus võtta kostja täiendava nõude (nõude laienduse) menetlusse ja liita selle praeguse kohtuasjaga samasse menetlusse. Kohtumääruse põhjenduste kohaselt on tegemist hagi muutmisega TsMS § 376 lg 1 mõttes, sest nõudes kaubamärgi tühistamist terves ulatuses, sh klassis 33, on kostja lisanud uuel alusel (hageja ei ole kaubamärki II klassis 33 viie aasta jooksul kasutanud) uue nõude (kaubamärgi I tühistamine klassis 33). Samas nõustus maakohus hagi muutmisega, sest uus nõue oli tihedalt seotud vastuhagi algse nõudega, millele hageja vastuväiteid ei esitanud, ja selle menetlusse võtmine ei tinginud menetluse venimist. Lisaks viitas maakohus TsMS §-le 374 ja leidis, et
1.augustil 2017 esitatud nõue tuleb liita praeguse tsiviilasjaga samasse menetlusse ja menetlusse võtta. Hageja ei olnud maakohtu määrusega nõus ja esitas 30. augustil 2017 maakohtu määrusele vastuväite, kuid Harju Maakohus jättis 6. septembri 2017. a määrusega hageja vastuväite rahuldamata. Seega ei ole hageja TsMS 652 lg 6 järgi koosmõjus § 333 lg-ga 2 minetanud võimalust tugineda vastuapellatsioonkaebuses maakohtu menetlusõiguse normi rikkumisele.
21.2.Kolleegium nõustub hageja väitega, et maakohus on rikkunud menetlusõiguse normi, kuid see ei anna alust maakohtu otsust tühistada. Kolleegiumi hinnangul eksis maakohus menetlusõiguse normi vastu, kui pidas kostja 1. augusti 2017. a menetlusdokumendis sisaldunud nõuet samal ajal nii hagi muutmiseks TsMS § 376 lg 1 tähenduses, andes muutmiseks nõusoleku, kui ka täiesti uueks nõudeks, võttes selle menetlusse ja liites selle TsMS § 374 alusel praeguse kohtuasjaga ühte menetlusse. Selliselt on maakohtu määrus vastuoluline. Siiski ei anna see menetlusõiguse normi rikkumine alust tühistada maakohtu otsust osas, millega maakohus lahendas vastuhaginõude ja tühistas kaubamärgi II klassis 33, sest hoolimata maakohtu määruse vastuoludest on maakohus lõpptulemusena kostja nõude kaubamärgi II tühistamiseks klassis 33 õigesti menetlusse lubanud. Hageja heidab maakohtule ette küll seda, et maakohus ei oleks tohtinud nõustuda kostja vastuhaginõude muutmisega TsMS § 376 lg 2 järgi, kuid ei arvesta seda, et maakohus otsustas kostja nõuet menetleda kahel põhjusel – esmalt seetõttu, et muutmiseks tuleb anda nõusolek, teisalt aga seetõttu, et kostja uus vastuhaginõue tuleb menetlusse võtta ja senise vastuhagiga liita. Isegi juhul, kui maakohtul ei olnud mõjuvat põhjust vastuhagi muutmisega nõustumiseks TsMS § 376 lg 2 tähenduses, on maakohus võtnud vastuhaginõude eraldi menetlusse ja liitnud selle TsMS § 374 alusel praeguse asja menetlusse. Sellele ei ole hageja vastuväiteid esitanud. Samuti saab kolleegiumi hinnangul pidada uue vastuhagi eraldi menetlusse võtmist ja praeguse kohtuasjaga liitmist põhjendatuks. Maakohus leidis õigesti, et hageja on esitanud
1.augustil 2017 täiesti uue nõude (uus ese ja uus alus). Sellise nõude eraldi menetlusse võtmisest keeldumiseks maakohtul alust ei olnud. Seega tuli maakohtul TsMS § 372 lg 1 järgi otsustada nõude menetlusse võtmine, mida maakohus ka 23. augusti 2017. a määruses tegi. Hagi menetlusse võtmisel sai maakohus kaaluda, kas esineb alus liita uus nõue senise vastuhagiga ühte menetlusse TsMS § 374 järgi. Kolleegiumi hinnangul oli uue ja seni esitatud vastuhaginõuete ning haginõuete tiheda seotuse tõttu põhjendatud nõuded liita, sest lisatud nõue puudutas sama kaubamärgi tühistamist veel ühes klassis (tervikuna) ning sama kaubamärgi rikkumise kõrvaldamiseks oli hageja esitanud ka kostja vastu hagi. Selliste nõuete
2-16-7455 koos menetlemine võimaldas asja lahendada ökonoomsemalt ja eelduslikult kiiremini. Uue nõude eraldi menetlusse võtmise korral võinuks tekkida vajadus peatada TsMS § 356 järgi praegune hagimenetlus kuni uue nõude kohta tehtava lahendi jõustumiseni. Seega võttis maakohus õigesti kostja 1. augustil 2017 esitatud nõude menetlusse ja liitis selle praeguse kohtuasja menetlusega. Isegi juhul, kui kostja 1. augusti 2017. a menetlusdokumendis sisalduva nõude lubatavusele tuleks kohaldada TsMS §-s 376 hagi muutmise kohta sätestatut, on kostja selgitanud, et tegemist on nõude laiendamisega TsMS § 376 lg 4 p 2 tähenduses, mida ei peeta hagi muutmiseks ja mis on sellest tulenevalt lubatud. Arvestades kostja uue nõude sisu – tühistada hagejale kuuluv kaubamärk II lisaks klassidele 41 ja 43 ka klassis 33, võib olla tegemist ka vastuhagi laiendamisega, milleks ei ole kohtu ega kostja nõusolekut vaja.
21.3.Neil põhjendustel ei ole hageja vastuapellatsioonkaebus põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata ning maakohtu otsus vastuhagi rahuldavas osas muutmata.
22.Kostja vaidlustas apellatsioonkaebuses maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas hagi ja keelas kostjal hageja kui kaubamärgi I omaniku õigusi klassis 35 ja kaubamärgi III omaniku õigusi klassis 33 rikkuva tegevuse ning kohustas kostjat tegema tahteavalduse domeeninimest loobumiseks. Kostja heidab maakohtule ette eelkõige seda, et maakohus kohaldas asjas vääralt EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 p b ja järeldas seetõttu ekslikult, et kostja on rikkunud hageja kui kaubamärgiomaniku õigusi. Kostja väitel ei ole maakohus asja lahendades mh arvestanud tema väidet, et hageja ei kasuta kaubamärke.
22.1.Kolleegiumi hinnangul juhindus maakohus hagi EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 p b järgi lahendades õigesti Euroopa Kohtu praktikas väljendatud seisukohtadest ja andis hinnangu viidatud sätte kohaldamise eeldustele, kuid leidis ekslikult, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise tõendamiseks viidatud sätte tähenduses piisab sellest, kui kaubamärkide, kaupade ja teenuste sarnasuse võrdlemise tulemusena osutub keskmise tarbija seisukohalt tõenäoliseks, et asjakohased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt, ning tähtsust ei ole sellel, kas kaubamärgiomanik kaubamärki registreeritud kaupade ja teenuste puhul tegelikult kasutab.
22.2.Kolleegium selgitab, et kuigi EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 järgi ei ole kaubamärgi kasutamine viidatud sättes nimetatud rikkumisnõude esitamise eelduseks, ei tähenda see seda, et kohus ei peaks nimetatud asjaolu kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise lõpetamiseks esitatud hagi lahendades arvestama, kui vastaspool on kohtumenetluses sellise vastuväite esitanud. EL kaubamärgi määruse preambuli p 24 järgi ei ole EL kaubamärkide kaitsmine põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata. Kui omanik ei ole ELi kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist liidus tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse EL kaubamärgi määruse artikkel 18 lg 1 järgi ELi kaubamärgi suhtes määrusega ette nähtud sanktsioone, v. a juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud. Mh saab sellisel juhul tunnistada kaubamärgi rikkumise suhtes algatatud menetluses määruse artikli 128 järgi esitatud vastuhagi põhjal EL kaubamärgi määruse artikkel 58 lg 1 p a järgi tühistatuks. Lisaks
2-16-7455 sellele saab aga kostja esitada ka rikkumise suhtes algatatud menetluses vastuväite, et kaubamärki ei ole ettenähtud viieaastase tähtaja jooksul kasutatud. Kolleegium möönab, et üldjuhul peab kohus, kes lahendab kaubamärgi rikkumise nõuet EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 alusel, lähtuma määruse artikkel 127 lg 1 järgi eeldusest, et registreeritud kaubamärk kehtib, kui kostja ei vaidlusta selle kehtivust tühistamise või kehtetuks tunnistamise vastuhagiga. Sellest tulenevalt ei pea ega saa kohus üldjuhul ilma vastava vastuhagita rikkumise suhtes algatatud menetluses kaubamärgi kasutamist omal algatusel kontrollida. Siiski peab kohus määruse artikkel 126 lg 3 järgi võtma ka muul viisil kui vastuhagina esitatud taotluse ELi kaubamärgi tühistamise kohta vastu, kui kostja väidab, et EL kaubamärgi võib tühistada tegeliku kasutamise puudumise tõttu rikkumismenetluse hagi esitamise ajal. Selline muul viisil esitatud taotlus on käsitatav kaubamärgi tühistamise vastuväitena, mis takistab hagi rahuldamist. Ka õigusalases kirjanduses on leitud, et viidatud sätte järgi on kostjal võimalik esitada rikkumise suhtes alustatud kohtumenetluses kas vastuhagi või üksnes tühistamise vastuväide ning viimase põhjendatuse korral tuleb kohtul jätta hagi rahuldamata. See, kas esitada vastuhagi või piirduda vastuväite esitamisega, sõltub kostja menetluslikest, sh rahalistest kaalutlustest. Siiski tuleb arvestada, et tühistamise vastuväite saab esitada üksnes juhul, kui kaubamärki ei ole EL kaubamärgi määruse artikkel 18 lg 1 tähenduses kasutatud ning põhjendatud vastuväite korral jätab kohus küll rikkumise hagi rahuldamata, kuid ei tühista kaubamärki (Beck Online Kommentar. Unionsmarkenverordnung. Büscher/Kochendörfer. 8. Ed. 2018. Müller, Art. 18, Rn 224; Art 127, Rn 15, 20–22, 26). Seda, et kaubamärgi kasutamisel on õiguslik tähendus mh rikkumise kõrvaldamise hagi lahendamisel, on möönnud ka Euroopa Kohus 21. detsembri 2016. a otsuses nr C-654/15. Kuigi Euroopa Kohus lahendas selles asjas otseselt küsimust sellest, kas kasutamisel võib olla tähendus kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul, märkis kohus otsuse p-s 28 ka seda, et kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta möödudes võib kaubamärgiomaniku ainuõiguse ulatust mõjutada see, kui rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal või sisulise vastuväite aluse tuvastatakse, et omanik ei ole selleks hetkeks asunud oma kaubamärki kasutama kas osa või kõigi selle registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste jaoks. Seega on ka Euroopa Kohus möönnud seda, et kostja saab esitada lisaks vastuhagile ka kaubamärgi kasutamata jätmise vastuväite rikkumise kõrvaldamise hagi raames.
22.3.Praeguses asjas tuvastas maakohus, et kaubamärk I registreeriti mh klassis 35
1.septembril 2011 ja kaubamärk III klassis 33 17. septembril 2007. Seega on mõlema kaubamärgi puhul möödunud EL kaubamärgi määruse artikkel 18 lg-s 1 nimetatud viieaastane tähtaeg, mistõttu võivad olla täidetud kaubamärkide tühistamise eeldused, kui neid ei kasutata. Kostja on kogu kohtumenetluse vältel väitnud, et hagi tuleb jätta rahuldamata, kuna hageja kaubamärke ei ole Euroopa Liidus ega Eestis kasutatud. Kostjale teadaolevalt kasutab ainult Ameerika Ühendriikide äriühing Sazerac Company Inc (kaubamärgi endine omanik) kaubamärki tema toodetava rukkiviski tähistamiseks ja seda ei toodeta ega turustata Euroopa liidus ega Eestis. Seega on kostja esitanud hagile selge vastuväite, mis annab alust kontrollida, kas kaubamärgi tühistamise eeldused on täidetud, ning nende põhjendatuse korral tuleks jätta hagi rahuldamata.
2-16-7455
Hageja on olnud kohtumenetluses järjepidevalt seisukohal, et kostja väide ei ole õiguslikult põhjendatud, sest kaubamärgi kasutamisel ei ole kaubamärgiomaniku rikkumise kõrvaldamise hagi lahendamisel tähtsust, kui kostja ei ole esitanud vastuhagi. Sellest tulenevalt ei ole hageja pidanud ka menetluses vajalikuks tõendada kaubamärgi tegelikku kasutamist. Asjaolu, et hageja ei esitanud kostja vastuhagis esitatud nõuetele sisulisi vastuväiteid kaubamärkide kasutamise kohta ega tõendanud vastuhagi raames kaubamärkide kasutamist, viitab küll sellele, et hageja ei pruugi kaubamärke tegelikult kasutada, kuid kolleegiumi hinnangul ei saa sellest tõsikindlalt seda järeldada. Ringkonnakohtu istungil kinnitas hageja esindaja, et senises menetluses ei pidanud nad vajalikuks tõendada kaubamärkide kasutamist, kuid kaubamärke kasutatakse. Kuna kostja vastuväitest tulenevalt peab hageja tõendama, et ta siiski on kaubamärke kasutanud, tuleb hagejale anda selleks kohtumenetluses võimalus ja saata asi maakohtule uueks läbivaatamiseks.
22.4.Eelnevat arvestades tuleb maakohtul kostja vastuväite alusel asja uuel läbivaatamisel selgitada, kas esineb alus hageja kaubamärgi I klassis 35 ja kaubamärgi III klassis 33 tühistamiseks EL kaubamärgi määruse artikkel 18 lg 1 alusel, sh kas hageja on kaubamärki kasutanud või kui ei ole, siis kas kasutamata jätmine oli põhjendatud. Selleks tuleb hagejale anda võimalus tõendada nimetatud asjaolusid. Kui hageja ei tõenda kaubamärkide kasutamist ja kasutamata jätmine ei ole põhjendatud, ei ole alust hagi rahuldada, sest sellisel juhul ei saa lähtuda kaubamärkide I ja III puhul sellest, et need kehtivad EL kaubamärgi määruse artikkel 126 lg 1 järgi ja tagavad kaubamärgiomanikule artiklis 9 sätestatud kaitse.
22.5.Kuigi kolleegium tühistab hagi rahuldavas osas maakohtu otsuse ülalmärgitud põhjusel ja saadab selles osas asja maakohtule uueks läbivaatamiseks, märgib kolleegium kostja apellatsioonkaebuse ülejäänud väidete kohta järgmist. Maakohus ei ole vääralt tõlgendanud EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 p b ega ole jätnud asjas esitatud asjaolusid arvestades sätte kohaldamise eeldusi tuvastamata. Kolleegiumi hinnangul hindas maakohus kooskõlas Euroopa Kohtu praktikas väljendatud seisukohtadega kostja kasutatavaid tähiseid ning leidis põhjendatult, et kostja kasutatavate tähiste osaline identsus ja osaline sarnasus hageja kaubamärkidega tekitab koosmõjus registreeritud kaupade ja teenuste sarnasusega keskmises täiskasvanud alkohoolseid tooteid tarbiva isiku puhul tähise ja kaubamärgi segiajamise tõenäosuse EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 p b tähenduses. Põhjendatud ei ole ka kostja väide, et tema teenused ja kaup ei ole sarnased hageja kehtivate registreeringutega. Maakohus on põhjendanud, miks tuleb lugeda klassides 33 ja 35 nimetatud kaubad ja teenused kostja teenustega sarnaseks ning selles osas nõustub kolleegium maakohtu põhjendustega. Asjaolu, et hageja kaubamärgid on identsetes klassides tühistatud, ei anna alust järeldada, et sarnastes klassides kehtivad kaubamärgid ei annaks hagejale kaitset sarnaste kaupade ja teenuste tähistamisel sarnaste või identsete tähistega. Iseenesest on õige kostja väide, et segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada kõikvõimalikke asjaolusid, mis võivad seda mõjutada, sh ka kaubamärgi kasutamise tingimusi. Siiski ei ole kostja toonud praeguses asjas esile muid kasutamise asjaolusid kui selle, et hageja kaubamärke ei kasuta üldse Euroopa turul. Kostja sellisel väitel ei ole aga segiajamise kontekstis tähtsust.
2-16-7455
23.Neil põhjendustel tühistab kolleegium maakohtu otsuse menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu hagi rahuldamise osas ja saadab selles osas asja maakohtule uueks läbivaatamiseks eelmenetluse staadiumis. Hagi rahuldamata jätmise ja vastuhagi rahuldamise osas jääb maakohtu otsus muutmata. Menetluskulud
24.Kuna kolleegium tühistab osaliselt maakohtu otsuse ja saadab asja maakohtule uueks läbivaatamiseks, jätab kolleegium kogu kohtuasja menetluskulude jaotuse vastavalt hagi lahendamise tulemusele TsMS § 173 lg 3 II lause järgi maakohtu otsustada.
/allkirjastatud digitaalselt/ Liis Arrak
/allkirjastatud digitaalselt/ Indrek Soots
/allkirjastatud digitaalselt/ Ande Tänav
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.